陈耀文
新专利法实施细则（以下称新细则）已于2023年12月21日颁布，并将于2024年1月20日起施行。同时，国家知识产权局根据新细则对《专利审查指南》（以下称新指南）进行了修订，新指南也将于2024年1月20日起实施。其中，关于专利权评价、专利行政保护、专利无效审查的程序以及局部外观设计专利审查制度方面都发生了若干变化，将对企业处理专利侵权纠纷的方式产生一定的影响，值得了解和注意。
众所周知，企业处理专利侵权纠纷通常可以采取自力救济、行政救济和司法救济三种方式，我们将根据细则和指南的修改对这三个救济方式产生的影响进行阐述，给企业一些实务建议。一、自力救济的新变化：被警告方/被控侵权人将可以申请专利权评价报告在专利侵权的自力救济过程中，专利权人可能会通过平台投诉、发送警告信等方式向被控侵权人行使权利。被控侵权人面对侵权指控时，除了聘请律师进行技术特征比对以评估侵权风险外，也需要对涉案专利的稳定性和有效性进行评价分析。通常，被控侵权人进行专利有效性评价需要聘请专业法律服务机构，这种方式结果可靠，法律分析详尽，但成本也较高。新细则对专利权评价报告制度进行了修改和完善，明确了被控侵权人也可以向国家专利行政管理部门申请专利权评价报告，提供相应被控侵权的证明文件并缴纳一定的官费即可。同时，指南对于评价报告申请的时机和更正报告的程序进行了修改和细化。新细则实施之后，笔者建议：第一，专利权人在实施自力救济之前应更积极主动地申请专利权评价报告以掌握主动权。新指南规定在收到专利权评价报告之后两个月内请求人或者专利权人可以提交更正请求。如果专利权人在主张权利之前尽早申请评价报告，此时被控侵权人尚无请求人身份，就无法向作出机构提交对专利权人不利的意见。按照新指南的规定，专利权人最早可以在办理专利权登记时即提出专利权评价报告的请求。第二，专利权人要密切监控用以主张权利的专利被请求评价的情况（例如在提出侵权指控后定期查看专利缴费信息中是否有专利权评价报告请求费）。根据新指南的规定，非专利权人申请的专利权评价报告在作出后也应发送给专利权人，同时专利权人也可以在期限内提出更正请求。专利权人应密切关注他人申请的评价报告作出情况，在必要时及时提出更正请求。第三，专利权人在主张权利时需注意选择创造性高且稳定的专利并审慎选择警告对象，以避免专利有效性被轻易挑战，陷入被动境地。第四，对于被控侵权人，建议在收到侵权指控时第一时间申请官方的评价报告，如果得到专利权缺乏稳定性的报告，无疑是为谈判增加了重要筹码。同时被控侵权人应当充分利用更正评价报告的机会，必要时在期限内向作出机构提交意见。新细则关于评价报告的修改属于程序性事宜的修改，根据“程序从新”的原则，可以适用于细则生效前已经获得授权的专利。但需要注意，专利权评价报告仅适用于外观设计和实用新型专利，虽附有检索结果和简单评价，但无法确保百分百准确地反应专利的稳定性。如需更为详尽和准确的分析，仍建议聘请专业律师出具稳定性分析报告[i]。二、行政救济的新变化：法规层面明确重大专利侵权行政裁决的处理规则国家知识产权局一直保留着对重大专利侵权纠纷进行处理的权利，早在2001年第一版《专利行政执法办法》（以下称执法办法），第四条就规定了“对有重大影响的专利侵权纠纷案件、假冒他人专利和冒充专利案件，国家知识产权局在必要时可以组织有关管理专利工作的部门处理、查处”。在随后2010年及2015年的修订版本中，执法办法均保留了该条的主要内容，但对于何为“重大影响”并无进一步定义，在2021年修改后的专利法实施之前实务中鲜有适用案例。2020年《中华人民共和国专利法》修改并于2021年实施，我国首次从法律层面明确了国务院专利行政部门可以应专利权人或者利害关系人的请求处理在全国有重大影响的专利侵权纠纷。随后，国家知识产权局发布了《重大专利侵权纠纷行政裁决办法》（以下称裁决办法），从规章层面明确了四类重大专利侵权案件的认定标准和重大专利侵权案件具体审理方式。此次新细则修订，基本保留了裁决办法中四类重大专利侵权纠纷的认定标准[ii]，将该认定标准提升到行政法规层级，至此我国重大专利侵权纠纷行政裁决的制度得到全面完善。不过裁决办法中未明确申请人中的“利害关系人”应当包含哪些主体，而此次细则修改仍未进一步规定，实践中仍需参考执法办法第十条对利害关系人的定义[iii]。此外，实务中该类案件的处理还有以下要点值得注意：第一，省级或者直辖市知识产权局是案件获得国家局受理的关键。重大侵权纠纷程序的发起有两个途径（1）可由权利人或者利害关系人向国家知识产权局提出请求，并附上被请求人所在地或者侵权行为地省、自治区、直辖市管理专利工作的部门出具的符合属于重大专利侵权纠纷证明材料（2）省级专利工作的部门对于辖区内属于重大专利侵权纠纷的，可以报请国家知识产权局进行行政裁决。无论哪个途径，省局的意见均是获得国家局受理的关键；第二，对法院程序有所谦让。重大专利侵权纠纷得到国家知识产权局受理的前提是法院未就该专利侵权纠纷立案；如果法院已经就相同的专利侵权案件立案，国家知识产权局会驳回请求裁决的申请，但国家知识产权局受理专利侵权行政裁决后，法院仍可受理同样的侵权案件；第三，受理门槛高但禁令效果明显。裁决办法发布两年半以来，国家知识产权局审理了两个批次共计12件案件，分别为药品及通信领域相关的纠纷[iv]；相较于每年近6万件的专利纠纷行政案件以及近4万件的专利侵权民事案件而言数量稀少，意味着此类案件受理标准极高。但极少的案件同时也意味着其决定的效力不会轻易受到挑战，产生的禁令效果明显，纠纷解决效率较高。例如在第一批次德国勃林格殷格翰公司请求裁决宜昌东阳光公司的2件药品专利侵权案件中，国知局认定被请求人构成侵权并责令其撤回在24省市药品采购网的挂网，随后广东上海等国内多地药械集中采购部门相继发布通知，暂停东阳光的涉案侵权产品利格列汀片挂网采购资格。在第二批次华为和小米互诉的通信领域专利侵权纠纷案件中，从第一个案件受理到双方在国知局主持下达成全面和解而撤案，仅8个月时间，体现了重大专利侵权纠纷行政处理的效率优势。从实践来看，国家知识产权局审结的两批次案件产生了较好的社会反响，快速有效地化解了纠纷。在新细则实施之后，关于重大专利侵权纠纷行政裁决的规则得以全面完善，企业遇到此类重要领域的重大纠纷可以考虑尝试通过行政处理的方式进行解决[v]。三、司法救济的新变化：无效审查时限变化影响侵权诉讼案件进程，局部外观设计侵权判定规则逐渐清晰（1）注意无效审查时限变化对侵权诉讼案件进程的影响实务中，如果专利权人在人民法院提起侵权诉讼，被诉侵权人常常选择尽快提出专利无效以中止或拖延诉讼程序。因此，专利无效的程序变化对企业评估专利侵权诉讼程序的进程也有着重大影响。新细则和其配套的新指南生效之后，无效审查发生了几点变化将影响其审理期限，进而可能影响到专利侵权诉讼的进程。第一，利用权属纠纷拖延无效审查程序的做法可能不再可行。新细则第一百零三条第二款增加了“国务院专利行政部门认为当事人提出的中止理由明显不能成立的，可以不中止有关程序”，赋予了国务院专利行政部门不中止相关无效程序的权利。这无疑将大幅减少通过无效程序恶意拖延专利侵权诉讼的现象。第二，无效审理的送达时间及答复期限发生变化。新细则修改了此前无论电子送达还是纸件送达均推定发文日加15天为收到日并以此计算答辩期的做法，改为如果是电子送达，以文件进入当事人认可的电子系统的日期为送达日。同时，新细则配套的新指南中对于答复期限相关的规定发生了改变，将原指南中“需要指定答复期限的，指定答复期限为一个月”修改为“指定答复期限一般为一个月”。这意味着国家知识产权局在无效程序审查中可能根据案情的需要而灵活指定答复期限，不再固定为一个月。虽然具体如何调整仍有待审查实践给予回答，但预期对于争议简单、证据明确的案件，无效审查期限可能会进一步缩短。企业在专利侵权诉讼中提起无效程序后，需要知晓上述无效审查期限的变化，进而准确评估侵权进程，制定相应案件策略[vi]。（2）局部外观设计专利审查制度落地，侵权判定规则逐渐清晰自2021年6月已经实施的专利法正式引入局部外观设计专利制度之后，新细则在三十条和三十一条进一步规定了申请局部外观设计专利的具体要求，与细则配套实施的新指南同时也明确了局部外观设计专利的无效审查标准。在新细则实施之后，可以预见将有越来越多的局部外观设计专利得以授权，企业在生产经营过程中，无论是事先的FTO或者事后的侵权纠纷处理也都将需要越来越多地重视局部外观设计专利。长久以来，外观设计专利的侵权判定方法都是采用了和授权确权阶段一样的“整体观察，综合判断”原则。虽然关于局部外观设计专利侵权判定的司法解释还没有出台，但可从本次修改的新审查指南中对局部外观设计专利无效审查的规定管窥侵权对比的若干注意事项。第一，局部外观设计的保护范围。新指南明确局部外观专利的保护范围除了保护部分的形状、图案、色彩外还应该考虑“该部分在所示产品中的位置和比例关系”。第二，局部外观设计产品种类相同或相似的判断标准。新指南明确了对于局部外观设计，相同种类产品是指产品的用途和该局部的用途均相同的产品。而判断是否为相近种类产品，应综合考虑产品的用途和该局部的用途。第三，局部外观设计实质相同的判断标准。对于局部外观设计，新指南增加规定如果区别仅在于要求保护部分在产品整体中的位置和/或比例关系的常规变化则属于实质相同，其余判断标准基本不变。第四，保留了“整体观察，综合判断”的比对原则。新指南保留了“整体观察，综合判断”的比对原则，并未对局部外观设计做特殊规定。但可预见对于局部外观设计中何为“整体”、拟制的“一般消费者”是否需要额外考虑其对于局部设计具有常识性了解将成为实务中的争议点，有待更多行政或司法实践来回答。上述新变化虽为对授权确权审查的规定，但在无新的侵权纠纷司法解释出台之前仍会作为局部外观设计专利侵权比对时的重要依据，值得企业关注。新细则及其配套的审查指南实施之后，我国的专利保护制度得以进一步完善。建议企业处理专利侵权纠纷时对细则和指南的变化充分了解，对诸如专利权评价、重大专利侵权纠纷行政裁决、无效审查及局部外观设计专利等制度加以充分利用。同时，对于细则和指南中尚未解决的问题，我们会密切观察行政及司法机构对相关规则变化的最新实践，敬请持续关注。
[i]关于专利权评价报告制度的更多变化，请参考永新知识产权新专利法细则解读系列文章之四：https://mp.weixin.qq.com/s/_I9JGN9kS4DiH8d10eXpkw
[ii]《中华人民共和国专利法实施细则(2023修订)》第九十六条：有下列情形之一的，属于专利法第七十条所称的在全国有重大影响的专利侵权纠纷：（一）涉及重大公共利益的；（二）对行业发展有重大影响的；（三）跨省、自治区、直辖市区域的重大案件；（四）国务院专利行政部门认为可能有重大影响的其他情形。
[iii]《专利行政执法办法》第十条：第一项所称利害关系人包括专利实施许可合同的被许可人、专利权人的合法继承人。专利实施许可合同的被许可人中，独占实施许可合同的被许可人可以单独提出请求；排他实施许可合同的被许可人在专利权人不请求的情况下，可以单独提出请求；除合同另有约定外，普通实施许可合同的被许可人不能单独提出请求
[iv]分别为2021年11月，德国勃林格殷格翰请求裁决宜昌东阳光2件药品专利侵权，2023年1月华为请求裁决小米4件专利侵权及2023年7月小米请求裁决华为6件专利侵权，其中包含若干通信领域SEP专利；
[v]关于专利纠纷行政保护的其他讨论，请参考永新知识产权新专利法细则解读系列文章之一：《法规解读 | 一、新专利法实施细则解读之专利行政保护规则体系进一步完善》
[vi]关于专利无效程序的其他变化，请参考永新知识产权新专利法细则解读系列文章之八：《新细则解读系列之八 | 新细则和新指南中与专利无效相关的修改》
陈耀文
陈耀文律师先后毕业于天津大学信息工程系和香港城市大学法学院，分别获工学学士学位和法学硕士学位，拥有律师和专利代理师执业资格。陈律师曾就职于一家国内知名的通信公司和一家领先的红圈律师事务所，在永新的主要执业领域为以技术类案件为主的知识产权诉讼和仲裁案件。
陈律师曾代理众多世界知名企业的一系列重大知识产权诉讼案件，在专利、商业秘密、商标等各类知识产权保护的领域具有综合而全面的经验，尤其擅长光电传感、图像处理、通信、物联网、人工智能、汽车设计制造和先进材料制造等专业领域。
陈耀文律师还在知产力、北京律协官媒等多家法律专业媒体上发表了多篇关于知识产权保护的专业文章。
