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新细则解读系列之二十 | 局部外观设计专利侵权规则新变化

2024/1/26|细则解读2024

张超

新专利法实施细则（以下称新细则）已于2023年12月21日颁布，并将于2024年1月20日起施行。新细则于第三十条和第三十一条，引入局部外观设计相关内容，分别涉及局部外观设计专利申请的图片或照片的要求以及简要说明的要求。

目前，众多局部外观设计专利已经渐次获得授权，随着新细则及指南的颁布及施行，局部外观设计专利授权确权规则日渐明晰。然而，截至目前，尚未发生涉及局部外观设计的专利侵权纠纷，各级人民法院亦未发布涉及局部外观设计专利的侵权判定规则。现有涉及外观设计的侵权判定规则仍是建立在《专利法》及《专利侵权司法解释一》第八条至第十一条构建的基本框架之内。

从“授权确权与侵权程序中相应规则相协调”的角度出发，本文通过解读新细则及指南中关于局部外观设计的规定，一探其侵权诉讼场景的新变化。

一、“产品”对局部外观设计专利保护范围的影响

《专利侵权司法解释一》第八条确立的外观设计专利侵权规则是“在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上，采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计”。故而，授权外观设计与被诉侵权设计在产品上构成“相同或相近”是认定侵权的必要条件。

1.“产品”何为

新细则要求外观设计的简要说明应当写明外观设计产品的名称，新指南也给出了局部外观设计命名的例子，如“汽车的车门”，“手机的摄像头”。

然而与传统的整体外观设计不同，局部外观设计不仅涉及所在的产品，还涉及要求保护的局部，并且二者在物理和视觉上是存在被完全区分的可能性，即局部可能构成单独的产品。以新指南中的例举为例，“车门”和“摄像头”本身可以是相对于汽车和手机的独立产品。继而产生的问题是，在局部外观设计中，“产品名称”中的“产品”应如何理解？

对于该问题，新指南第一部分第三章4.4.1规定，“申请局部外观设计专利的，应当在产品名称中写明要求保护的局部及其所在的整体产品”，同时纵观新指南外观设计部分，仅在整体产品中出现了“产品”一词，因而从体系解释的角度出发，局部外观设计中的“产品”仅指其所在的整体产品，例如“汽车”、“手机”。

2.“用途”何用

如前所述，授权外观设计与被诉侵权设计在产品上是否构成“相同或相近”，是认定侵权的先决条件之一。《专利侵权司法解释一》第九条规定：“人民法院应当根据外观设计产品的用途，认定产品种类是否相同或者相近。”

在传统整体外观设计时代，用途只能针对该整体外观设计产品而言，即根据该整体产品的用途确定产品种类。然而，新指南引入“局部的用途”的概念，如何考量该“局部的用途”在确定产品种类时的作用，势必成为局部外观设计专利侵权场景下的争议话题。

新指南在审查外观设计“新颖性”方面构建了如下规则：

对于产品种类相同，新指南规定：“相同种类产品是指用途完全相同的产品。对于局部外观设计，相同种类产品是指产品的用途和该局部的用途均相同的产品。”；

对于产品种类相近，新指南规定：“对于局部外观设计，判断是否为相近种类产品，应综合考虑产品的用途和该局部的用途。”

对于产品种类相近的判断而言，综合考虑产品用途和局部用途时必然会面临何者更具影响力的抉择。但是，在局部外观设计制度中，为体现局部用途概念的实质作用，一方面应适当弱化虚线所示整体产品之用途的影响力，另一方面应强化实线所示局部之用途的影响力，具体而言，应允许以下两种极端情形的存在：

情形1.整体产品用途相同，但局部用途不相同也不相近，导致案件中产品种类被认定为不相近；

情形2.整体产品用途不相同也不相近，但局部用途相同或相近，导致案件中产品种类被认定为相近。

情形1的典型情形即在相同的整体产品上采取的用途不同的局部。按照现行的侵权判断路径，在查明整体产品用途相同的情况下，即可进入外观设计要素是否相同或相近似的调查，而局部用途这一要件将被架空。相反，如果根据局部用途不同认定产品种类不相同也不相近，就可以直接阻却侵权成立。

对于情形2，能否根据局部用途相同或相近认定产品种类相同或相近实质上就等价于是否允许局部外观设计脱离产品实现跨类保护。此时应重点考察局部之于整体的独立程度，观念上的可分割性，以及是否容易想到将该局部转用至不同类产品。

面对局部外观设计的新规则，权利人及被诉方均应审慎考虑“局部的用途”这一新要素，妥善运用以主张权利或有效抗辩。

二、新设计要素对保护范围的影响

1.新要素之“位置和/或比例关系”

新指南依然沿用“整体观察、综合判断”的原则，同时针对局部外观设计引入“局部外观设计要求保护部分在产品整体中的位置和/或比例关系”这一新的设计要素。新指南第四部分第五章5.1.2规定：

“如果一般消费者经过对涉案专利与对比设计的整体观察可以看出，二者的区别仅属于下列情形，则涉案专利与对比设计实质相同：

……

（6）其区别在于局部外观设计要求保护部分在产品整体中的位置和/或比例关系的常规变化。”

依旧从“授权确权与侵权程序中相应规则相协调”的角度出发，授权确权环节所述“实质相同”如何映射到侵权环节，将成为局部外观设计侵权环节的重要命题。

在侵权环节，关于外观设计相同或相近的判断，《专利侵权司法解释一》第十一条第三款规定：“被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，人民法院应当认定两者相同；在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定两者近似。”

笔者认为，在侵权环节，授权外观设计与被诉侵权设计相比如果仅存在位置和/或比例关系的“常规变化”，应当认为二者“无实质性差异”，进而构成相近似的外观设计。

更为重要的是，现有规则无疑为位置和/或比例关系的“非常规变化”留下了解释和适用的空间，如何认定位置和/或比例关系的变化“是否常规”，以及如何考量“非常规变化”对于外观设计相近似的影响，可以成为诉讼各方进行争辩的重要抓手。

2. 新要素之“包容开放”

新指南并未穷举局部外观设计需要考虑的设计要素，除上述“位置和/或比例关系”外，对诸如“局部的大小”等要素亦应成为判断外观设计相同或相近似环节的考量因素。工业品外观设计产业由创意及需求共同驱动，新的产品及设计层出不穷，解释论上应在设计要素方面给予足够的空间，持开放之姿，以应对纷繁复杂的产品设计。诉讼参与人也应当重视设计上的个中区别，慎重分析其对整体视觉效果的影响，合理指定维权或抗辩策略。

结语

新细则及新指南关于局部外观设计授权确权制度的构建并没有完全颠覆现有的外观设计专利侵权判断框架，但基于局部外观设计仅保护产品局部的特性，在侵权判断上，“局部的用途”这一新概念需要重点考虑，甚至应当承认特殊情况下，局部的用途和视觉效果上的贡献值得跨越产品种类的保护。

至于外观设计相同或近似的判断，整体观察、综合判断的法则仍然有效，在局部外观设计中甚至更应坚持此种判断方法，将局部在整体中的位置和比例关系也应作为设计特征之一，承认“非常规变化”的存在可能性，并肯定其对整体视觉效果的影响。同时，对设计“局部和整体的关系”的要素秉持开放式立场，不应仅局限于位置和比例关系，对诸如“局部的大小”等因素亦应在侵权判定阶段予以考量。

张超

自2015年加入永新知识产权，张超律师迄今代理了包括Nippon Steel（日本制铁），JDI（日本显示器），Panasonic（日本松下），Johnson & Johnson（美国强生），DuPont（美国杜邦），Evonik（德国赢创），长城汽车，上海汽车在内的众多大型国际化企业的诸多专利诉讼案件，以及提供了专利无效、可自由实施（FTO）调查、知识产权战略咨询等服务，并具有处理竞业限制纠纷的丰富经验。

张律师具有工学及法学的复合背景，其所擅长的技术领域包括新能源材料及装置，智能设备，汽车，自动驾驶，车联网，液晶显示，人工智能及外观设计等。