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新细则解读系列之十六 | 新细则修改对专利检索分析实务带来的机会与挑战

2024/1/25|细则解读2024

王智慧

新专利法实施细则（以下称新细则）于2023年12月21日颁布，并将于2024年1月20日施行。新细则做了一系列重要修改，对专利检索分析实务带来了诸多影响，专利检索分析人员及市场主体在开展或验收专利检索分析工作时应予以重视。

专利检索分析通常分为两大类：1.评价专利申请的授权前景或已授权专利的稳定性，包括可专利性检索分析、专利无效检索分析等，下文统称“专利无效检索分析”；2.评价某技术方案是否具有侵犯某专利权的风险，例如专利可自由实施（FTO）检索分析，专利被侵权检索分析等，下文统称“专利侵权检索分析”。

一、专利权保护范围的判断 -- 无效程序权利要求修改的公告制度

根据新细则第73条规定，国知局在修改后的权利要求基础上作出维持专利权有效或者宣告专利权部分无效的决定的，应当公告修改后的权利要求（注意，由于外观设计专利不具有权利要求，因此该规定不适用于外观设计）。

因此，在对发明或实用新型专利进行无效检索或侵权分析之前，应确认其权利要求是否经过无效程序的修改。如有，对于专利权保护范围的判断，应以国知局公告的修改后的权利要求为准，而无需等到在先无效决定的行政诉讼程序终结。例如，在专利侵权检索分析时，如发现疑似高侵权风险专利已经过无效程序的修改，这意味着专利权人对权利要求做过删除或进一步限定，保护范围限缩，对潜在侵权人可能更为有利。

有关无效程序权利要求修改公告制度的介绍请参见永新知识产权文章：新细则解读系列之八 | 新细则和新指南中与专利无效相关的修改

二、专利权保护期限的确定 -- 发明专利权期限补偿制度

新细则第五章（第77至84条）增设了“专利权期限补偿”专章，该章对专利权期限补偿做了详细规定，包括发明专利在授权过程中不合理延迟导致的期限补偿、药品专利的期限补偿以及各自的计算方法。

可见，发明专利权的保护期限不再为简单的自申请日后二十年，其计算方式更为复杂化。在专利侵权检索分析实务中，如需确定发明专利（尤其是药品专利）的保护期限，应首先核查是否涉及期限补偿。根据新细则第106条与107条规定，我们可以从专利登记簿或专利公报中查询有关专利权期限补偿的事项。

有关专利权期限补偿制度的介绍请参见永新知识产权文章：

新细则解读系列之十二 | 药品专利权期限补偿，全球新看似赢了中国新

新细则解读系列之十三 | 发明专利权期限补偿（“PTA”）制度的完善

三、外观设计专利检索范围的扩展 -- 海牙协定及局部外观设计

新细则第十二章（第136至144条）增设了“关于外观设计国际申请的特别规定”专章，该章对按照海牙协定提出并指定中国的外观设计国际注册申请（简称“外观设计国际申请”）的国际注册日、审查、优先权、单一性、公告等事项进行了规定。

由此，针对外观设计专利所进行的专利检索分析，应注意是否存在构成抵触申请（国际注册日/优先权日在先、国际公布日在后）的外观设计国际申请。在专利侵权检索分析实务中，还应注意是否存在指定中国的外观设计国际申请。

此外，新细则第30条与第31条对局部外观设计制度进行细化，局部外观设计的申请规模将日益增大。那么在针对外观设计的无效、侵权检索分析实务中，要特别注意局部外观设计专利的存在。

有关海牙协定的介绍请参见永新知识产权文章：

新细则解读系列之二 | 海牙专章及外观设计临时保护制度展望

新细则解读系列之九 | 外观设计海牙协定进入正式运行阶段（上）

新细则解读系列之十 | 外观设计海牙协定进入正式运行阶段（下）

四、提高对非正常申请的敏感度 -- 诚实信用原则

新细则第11条与第69条使得诚实信用原则真正成为专利授权、确权的法律依据。《规范申请专利行为的规定》第3条明确了违反诚实信用原则的行为，例如多件专利申请的发明创造明显相同，不同发明创造的简单组合，编造、伪造、变造发明创造内容、实验数据或者技术效果，抄袭、简单替换、拼凑现有技术或者现有设计，利用计算机技术等随机生成等。

在专利检索分析过程中，我们应加强对专利权人或专利申请人是否存在违反诚实信用原则行为的判断，例如根据检索到的现有技术是否可以认定目标专利或申请是现有技术的抄袭、简单替换或拼凑。如果确实存在违反诚实信用原则的行为，除了挑战目标专利或申请的新颖性或创造性之外，还可以将违反诚实信用原则作为理由之一。

有关诚实信用原则的介绍请参见永新知识产权文章：永新文章 | 诚实信用原则正式成为专利授权和确权程序中的具体法律依据――读新专利法实施细则第十一条有感

五、专利稳定性的参考 -- 专利权评价报告制度

新细则第62条与第63条对专利权评价报告制度进行了完善，专利权人、利害关系人、被控侵权人均可以作为评价报告的请求主体。此外新细则还进一步规定专利权人在办理专利权登记手续之时即可请求作出评价报告。

由于评价报告的请求主体、请求时机的扩大，势必会使实用新型与外观设计专利在转让许可、侵权诉讼、行政执法、维权行动等过程中出现更多的评价报告。

因此，在针对实用新型与外观设计的无效检索分析、侵权检索分析时，我们应首先去核查是否存在评价报告。如有，可基于该评价报告对专利的稳定性作初步分析，作为进一步无效检索或者侵权分析的参考。

有关专利权评价报告制度的介绍请参见永新知识产权文章：新细则解读系列之四 | 专利权评价报告制度的完善

六、高侵权风险专利的另类应对 -- 专利开放许可制度

在专利侵权检索分析中，如果发现存在高侵权风险的专利，潜在侵权人通常会采取提起无效、寻求许可、规避设计、按兵不动等应对策略。随着新细则对开放许可制度的落实，潜在侵权人或可遇到高风险专利存在开放许可声明的情况。

新细则第85条规定，开放许可声明应当准确、清楚，写明包括专利号、专利权人信息、专利许可使用费支付方式和标准、专利许可期限等事项。据此，潜在侵权人可以事先掌握专利权人开放许可的条件，为评估后续寻求许可、提起无效或采取其他应对措施提供更全面的信息支撑。

有关专利开放许可制度的介绍请参见永新知识产权文章：新细则解读系列之五 | 揭开专利开放许可制度的面纱

七、善用专利信息官方查询 -- 确保专利信息的权威真实

专利信息是专利检索分析的基石，专利信息是否完整、准确、及时，直接关系到专利检索分析成果与法律意见的质量，进而影响市场主体能否做出正确的商业决策。

作为专利检索分析人员，不能仅依赖第三方专利数据库，应善用国知局官方系统公开的专利信息，确保专利信息的权威性与真实性，避免第三方数据库更新不及时或抓取错误。例如，根据新细则第106条与第107条，对于前文提及的专利权无效宣告、专利权期限补偿、开放许可声明等事项，国知局会通过专利登记簿和专利公报向公众公开，专利检索分析人员可以通过国知局官方系统查询获得第一手信息。

结语：

新细则的修改，对专利检索分析实务提出了新挑战，专利检索分析人员应注意到上述诸多变化，在开展相关工作时做出适应性调整，以提供高质量的专利检索分析成果与法律意见，帮助市场主体做出正确的商业决策。

王智慧

王智慧律师自2014年开始从事知识产权工作，具有多年的专利撰写与检索分析经验。2018年加入永新知识产权，致力于向客户提供知识产权法律服务，包括专利诉讼、专利复审和无效、专利侵权和稳定性分析、知识产权尽职调查、知识产权许可、以及其他相关事务。