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新细则解读系列之十三 | 发明专利权期限补偿（“PTA”）制度的完善

2024/1/25|细则解读2024

慕弦

一、立法背景

根据专利法规定，发明专利权的二十年保护期限自申请日起计算。但是，实际上，发明专利权人可行使其专利权的起点却是授权公告日，要短于二十年。实践中，有些发明专利申请的审查周期可能由于各种因素较为漫长，从而显著缩短了其真正的保护周期，这与专利法保护专利权人的合法权益、推动发明创造的应用的立法宗旨不符。针对这一问题，2021年6月1日起实施的第四次修正的专利法设立发明专利权期限补偿（下文也称为“PTA”）制度，规定专利权人可以针对发明专利在授权过程中的不合理延迟请求给予专利权期限的补偿[i]。新专利法细则第77、78、79和84[ii]条进一步完善了专利权期限补偿制度的实体性及程序性规则。

二、实体性规则

【适用专利类型及范围】

PTA制度仅适用于自2021年6月1日起公告授权的发明专利[iii]，这意味着实用新型专利和外观设计专利不可申请期限补偿，2021年6月1日之前的公告授权的专利也不可申请期限补偿。另外，“一案双申”（即同日以相同的发明创造既申请发明专利又申请实用新型专利）的发明专利也不适用专利权期限补偿制度，因为该发明专利已通过在前授权的实用新型专利获得实质法律保护，不存在因不合理延迟而缩短法律保护周期的问题。

【启动方式】

依专利权人请求而启动，国家知识产权局不会自行依职权启动。

【满足条件】

自申请日起满四年，且自实质审查请求之日起满三年后才授予专利权的发明专利。

【满足条件之“申请日”解读】

对于国际申请，此处的“申请日”指的是国际申请进入中国国家阶段的日期，并非国际申请日。对于分案申请，此处的“申请日”指的是分案申请递交日，并非母案申请日。对于其他申请，此处的“申请日”指的是申请文件的递交日，并非优先权日。

【满足条件之“实质审查请求之日”解读】

“实质审查请求之日”应指实质审查程序开始之日。具体到实操中，如果申请人提出实质审查请求并足额缴纳实质审查费之日、即所谓的“书费齐日”早于专利申请公布日，则此处的“实质审查请求之日”指的是专利申请公布日；如果“书费齐日”晚于专利申请公布日，则指的是“书费齐日”。

三、程序性规则

1. PTA请求的相关手续

根据与第四次修正的专利法同步实施的国家知识产权局《关于施行修改后专利法的相关审查业务处理暂行办法》的公告（第423号）（现已被第510号公告取代）规定，PTA请求应当自公告授予专利权之日起3个月内向国务院专利行政部门提出。该期限与新专利法细则的颁布和生效无关，应严格遵守。超期提交的申请国家知识产权局不会接受。因而，满足PTA条件的发明专利应在该期限内尽快提交PTA请求，无需等待新专利法细则生效。

并且，专利权人应缴纳相应费用。不过，国家目前尚未出台关于PTA的具体收费标准。对于收费标准发布前已提交的PTA请求，可以等待国家知识产权局发送缴费通知书，并根据缴费通知书指定的期限缴纳相关费用。

2. PTA计算方法

按照下述公式计算得出的实际天数延长保护专利权期限：

PTA = 公告授权日– 自申请日起满四年且自实质审查请求之日起满三年之日（即申请日起满四年之日和自实质审查请求起满三年之日中的后到日） - 合理延迟的天数 – 由申请人引起的不合理延迟的天数

其中，合理延迟的天数包含申请人作出文本修改的复审程序、行政诉讼程序、因权属纠纷或被法院采取保全措施而请求国家知识产权局中止审查的中止程序，即上述复审程序、行政诉讼程序、中止程序所消耗的时长不予补偿。

“由申请人引起的不合理延迟”包括：

（1）未在指定期限内答复专利局发出的通知引起的延迟，延迟的天数为期限届满日起至实际提交答复之日止。

（2）申请延迟审查的，延迟的天数为实际延迟审查的天数。

（3）援引加入引起的延迟，延迟的天数为根据专利法实施细则第四十五条引起的延迟天数。

（4）请求恢复权利引起的延迟，延迟的天数为从原期限届满日起至同意恢复的恢复权利请求审批通知书发文日止。能证明该延迟是由专利局造成的除外。

（5）自优先权日起30个月内办理进入中国国家阶段手续的国际申请，申请人未要求提前处理引起的延迟，延迟的天数为进入中国国家阶段之日起至自优先权日起满30个月之日止。

3. PTA请求的审批

尽管自2021年6月1日起授权的发明专利已适用PTA，但是由于缺乏配套的操作层面的规定，新专利法细则生效前已提交的PTA申请需等到新专利法细则生效后专利局才会被审查。如果PTA请求涉及的专利权在新专利法细则施行之日前就已期限届满，国务院专利行政部门经审查认为符合补偿条件的，也会作出给予期限补偿的决定，补偿期限自原专利权期限届满之日开始计算[iv]。

PTA请求的审批也应遵循听证原则。根据指南规定，经审查后认为专利权期限补偿请求不符合期限补偿条件的，专利局会给予请求人至少一次陈述意见和/或补正文件的机会。

4. PTA决定的救济

新专利法细则配套的指南对于PTA请求的行政审批结果，规定了“作出不予期限补偿的决定”和“作出给予期限补偿的决定”两种情形。“决定”一词已明确表明该行政审批结果为行政决定，属于国家知识产权局作出的具体行政行为，既可提起行政复议，也可直接向法院提起行政诉讼。该具体行政行为是作为国务院部门的国家知识产权局作出的，根据《行政复议法》第二十五条[v]规定，该行政复议的受理机关应是国家知识产权局，同时，该具体行政行为属于专利行政案件，管辖法院是北京知识产权法院。

5. PTA的登记和公告

专利局作出给予专利权期限补偿的决定后，会将有关事项登记在专利登记簿上，并披露在“专利和集成电路布图设计业务办理统一身份认证平台”上供公众查询，而且还会在专利公报上进行公告。笔者理解此处的“公告”指的是重新公告含有PTA信息的文本扉页，并分配另外的标记字母以与授权公告“B”、“C”文本作区别。

四、实务建议

专利申请人或其代理师在收到“授权通知书”或“办登通知书”时应及时根据上文公式计算是否有可申请补偿的不合理延迟，如有，则应在授权公告日起三个月内提交请求并缴费。另外，在确认专利的法律状态时，务必登录“专利和集成电路布图设计业务办理统一身份认证平台”查看PTA信息，因为仅从申请日已不能准确推算专利期限实际届满日。

[i] 《专利法》A42.2：自发明专利申请日起满四年，且自实质审查请求之日起满三年后授予发明专利权的，国务院专利行政部门应专利权人的请求，就发明专利在授权过程中的不合理延迟给予专利权期限补偿，但由申请人引起的不合理延迟除外。

[ii] 《专利法实施细则》R77：依照专利法第四十二条第二款的规定请求给予专利权期限补偿的，专利权人应当自公告授予专利权之日起3个月内向国务院专利行政部门提出。
R78：依照专利法第四十二条第二款的规定给予专利权期限补偿的，补偿期限按照发明专利在授权过程中不合理延迟的实际天数计算。

前款所称发明专利在授权过程中不合理延迟的实际天数，是指自发明专利申请日起满4年且自实质审查请求之日起满3年之日至公告授予专利权之日的间隔天数，减去合理延迟的天数和由申请人引起的不合理延迟的天数。
下列情形属于合理延迟：
（一）依照本细则第六十六条的规定修改专利申请文件后被授予专利权的，因复审程序引起的延迟；
（二）因本细则第一百零三条、第一百零四条规定情形引起的延迟；
（三）其他合理情形引起的延迟。
同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，依照本细则第四十七条第四款的规定取得发明专利权的，该发明专利权的期限不适用专利法第四十二条第二款的规定。

R79：前款所称发明专利在授权过程中不合理延迟的实际天数，是指自发明专利申请日起满4年且自实质审查请求之日起满3年之日至公告授予专利权之日的间隔天数，减去合理延迟的天数和由申请人引起的不合理延迟的天数。
下列情形属于合理延迟：
（一）依照本细则第六十六条的规定修改专利申请文件后被授予专利权的，因复审程序引起的延迟；
（二）因本细则第一百零三条、第一百零四条规定情形引起的延迟；
（三）其他合理情形引起的延迟。
同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，依照本细则第四十七条第四款的规定取得发明专利权的，该发明专利权的期限不适用专利法第四十二条第二款的规定。

R84：国务院专利行政部门对依照专利法第四十二条第二款、第三款的规定提出的专利权期限补偿请求进行审查后，认为符合补偿条件的，作出给予期限补偿的决定，并予以登记和公告；不符合补偿条件的，作出不予期限补偿的决定，并通知提出请求的专利权人。

[iii] 《国家知识产权局关于施行修改后专利法的相关审查业务处理暂行办法的公告（第510号）》第五条：对自2021年6月1日起公告授权的发明专利，专利权人可以依照专利法第四十二条第二款，自专利权授权公告之日起三个月内，通过纸件形式提出专利权期限补偿请求，后续再按照国家知识产权局发出的缴费通知缴纳相关费用。国家知识产权局将在新修改的专利法实施细则施行后对上述请求进行审查。

[iv] 《关于施行修改后的专利法及其实施细则相关审查业务处理过渡办法的公告（第559号）》第十三条：本条明确专利权期限补偿相关内容的适用规则。510号公告规定，对自2021年6月1日起公告授权的发明专利，专利权人可以依照专利法第四十二条第二款，自专利权授权公告之日起三个月内，通过纸件形式提出专利权期限补偿请求，后续再按照国家知识产权局发出的缴费通知缴纳相关费用。

此外，510号公告还规定，专利权人自2021年6月1日起，可以依照专利法第四十二条第三款，自新药上市许可请求获得批准之日起三个月内，通过纸件形式提出专利权期限补偿请求，后续再按照国家知识产权局发出的缴费通知要求缴纳相关费用。

自实施细则施行之日起，国务院专利行政部门适用修改后的实施细则第七十七条至第八十四条对相关请求进行审查。

前述请求的相关专利权在实施细则施行之日前期限届满，国务院专利行政部门经审查认为符合补偿条件的，将作出给予期限补偿的决定，补偿期限自原专利权期限届满之日开始计算。

专利权人在提交请求时，可能因收费标准尚未发布而无法缴纳相关费用。所以，专利权人在收费标准发布前，依照专利法第四十二条第二款、第三款提出专利权期限补偿请求的，可以在收费标准发布以后，依照国务院专利行政部门指定的期限缴纳本条所称相关费用。

[v] 《行政复议法》第二十五条：国务院部门管辖下列行政复议案件：

　　（一）对本部门作出的行政行为不服的；

　　（二）对本部门依法设立的派出机构依照法律、行政法规、部门规章规定，以派出机构的名义作出的行政行为不服的；

　　（三）对本部门管理的法律、行政法规、部门规章授权的组织作出的行政行为不服的。

慕弦

慕弦律师曾是一名专利审查员，自2014年加入永新知识产权，在专利申请、无效、侵权、检索等方面具有丰富的经验，目前主要从事于专利侵权诉讼、专利行政诉讼、专利复审无效、专利检索、专利FTO、专利稳定性分析、专利合同纠纷、知识产权尽职调查以及知识产权其他相关事务，迄今代理了包括Bosch（博世）、Amphenol（安费诺）、Daimler（戴姆勒）、ARaymond（阿雷蒙）在内的众多大型国际化企业的诸多专利案件，技术方向涉及机械、材料、半导体、电子、电气工程、医疗、能源及动力，人工智能等领域。