新细则解读系列之十一 | 实用新型创造性要求提高以及相关风险

2024/1/25|永新文章

李隆涛

新专利法实施细则（以下称新细则）于2023年12月21日颁布，并将于2024年1月20日施行。另外，专利审查指南（2023）（以下称新指南）也于2023年12月21日颁布，并将于2024年1月20日施行。新细则和新指南对实用新型在初步审查时所需满足的创造性要求进行了规定，但是在对实用新型创造性评审的同时，也会给实用新型的申请人或权利人带来一定的风险。

1. 新细则对实用新型引入了创造性的初步审查，提高了要求

根据新细则第五十条第（2）项，对实用新型的初步审查包括：“…是否不符合专利法第二十二条、…”。这里，将原先初步审查时对于实用新型审查专利法第二十条第二款、第四款直接修改为审查专利法第二十二条，从而导致从在初步审查时对实用新型仅审查新颖性增加为可以同时审查新颖性和创造性。

新指南第一部分第二章第11节新增规定，初步审查中，审查员对于实用新型专利申请是否明显不具备创造性进行审查。此外，审查员可以根据其获得的有关现有技术的信息，审查实用新型专利申请是否明显不具备创造性。有关创造性的审查参照新指南第四部分第六章第4节的规定。

在旧细则中因为对实用新型的初步审查仅限于新颖性，所以某些时候如果非要判断实用新型的创造性也仅能局限于稍微“拓展”新颖性审查的范围。但是，根据新细则对实用新型初步审查的创造性要求作出了明确的规定，这将使得后续审查过程有法可依。

2.新细则虽然对实用新型的初步审查提高了要求，但是创造性的标准没有改变

新指南第四部分第六章第4节是涉及无效宣告程序中对实用新型专利创造性审查的规定。新指南第四部分第六章第4节与审查指南（2010）第六章第4节对于实用新型专利创造性审查都是一样的。也就是说，根据新指南，在初步审查时对于实用新型创造性审查的标准可以适用无效宣告程序中对实用新型专利创造性审查的规定，这也确保了在初步审查时对于创造性的判断标准的统一。因此，在初步审查中对实用新型的创造性评价标准这方面，是明确的。但是，在审查指南中的措辞是“对于实用新型专利申请是否明显不具备创造性进行审查”。这里，可能有人会将实用新型的创造性初步审查误解为对实用新型专利申请进行明显创造性审查之类的表述。但实际上，笔者认为“是否明显”将实用新型的创造性初步审查的尺度留给审查员掌握，特别是考虑到中国实用新型的每年申请量所导致的巨大的工作量，针对每一件实用新型专利申请都进行彻底地检索以及评价显然是不现实的，因此在对初步审查过程中，仅仅针对那些明显不具备创造性的实用新型专利申请才会发出审查意见通知书，同时实用新型专利申请的创造性审查标准本身明确是参照新指南第四部分第六章第4节的规定。

3. 实用新型的初步审查要求提高的同时也给申请人带来风险

根据关于施行修改后的专利法及其实施细则相关审查业务处理的过渡办法，申请日在 2024 年 1 月 20 日以后的实用新型专利申请适用新细则的规定。同时，自 2024 年 1 月 20 日起，国务院专利行政部门依照修改后的新细则第五十条的规定，适用修改后的专利法实施细则第十一条对初步审查、实质审查和复审程序中的专利申请进行审查。

根据新细则第十一条，申请专利应当遵循诚实信用原则。提出各类专利申请应当以真实发明创造活动为基础，不得弄虚作假。

根据规范申请专利行为的规定第三条，属于非正常申请的行为包括：（一）所提出的多件专利申请的发明创造内容明显相同，或者实质上由不同发明创造特征、要素简单组合形成的；（二）所提出专利申请存在编造、伪造、变造发明创造内容、实验数据或者技术效果，或者抄袭、简单替换、拼凑现有技术或者现有设计等类似情况的。

根据新指南第四部分第六章第4节，对于实用新型专利而言，一般情况下可以引用一项或者两项现有技术评价其创造性，对于由现有技术通过“简单的叠加”而成的实用新型专利，可以根据情况引用多项现有技术评价其创造性。也就是说，对于因创造性而在初步审查中被驳回的实用新型专利申请或无效宣告程序被无效的实用新型专利，很有可能是因为相对于现有技术“简单的叠加”这个原因。在这种情况下，针对实用新型的申请人或权利人而言面临违反诚实信用原则的风险。

笔者认为：[1]如果申请人或者权利人申请过多件实用新型专利申请，但是恰好这多件实用新型专利申请的内容是由不同发明创造特征、要素简单组合而成；[2]如果申请人或权利人申请过的专利申请中存在简单替换、拼凑现有技术的情况，则根据新细则的规定在因实用新型专利申请不符合创造性要求被驳回或者实用新型专利不符合创造性要求被无效的情况下，申请人或权利人很有可能触犯诚实信用原则，这为申请人或权利人带来了潜在风险。

就实用新型制度的设计初衷而言，是为了鼓励申请人对其发明创造申请并取得保护。通常，实用新型的创造性要求要低于发明。这也会导致如果实用新型被认定为不具备创造性的话，则实用新型的技术方案很有可能会被归类到“不同发明创造特征、要素简单组合”或“简单替换、拼凑现有技术的情况”，而被认定为违反诚实信用原则。根据新细则第一百条，申请人或者专利权人违反本细则第十一条规定的，由县级以上负责专利执法的部门予以警告，可以处10 万元以下的罚款。

有时候申请人在申请实用新型之初往往很有可能无法检索到全部现有技术或者说主观上根本没有违反诚实信用原则的意识。针对这种情况，新细则或新指南对于如何将“不同发明创造特征、要素简单组合”或“简单替换、拼凑现有技术的情况”与实用新型创造性不足进行区分似乎并不明确。因此，笔者期待更加具体的区分办法可以出台，从而避免实用新型的申请人或权利人的风险。

4.结语

新细则的施行时间是2024年1月20日。新细则实施后，考虑到我国对实用新型的初审制度，笔者认为初步审查时对实用新型创造性要求的提高可以防止实用新型制度被滥用，但是也应当避免误伤申请人或权利人对实用新型合理的申请行为。

李隆涛

李隆涛先生自2005年以来在永新工作至今。李隆涛先生精于英文和中文撰写专利申请文件。在NTD 工作的时间内，为包括世界五百强的国外和国内客户准备并申请专利，领域涵盖常用机械工程、车辆工程、精密光学仪器、环境工程、电磁与电化学等。由于他的努力工作，已经为客户成功处理大量向中国申请和向国外主要发达国家申请并获得专利授权的案件。李隆涛先生在帮助客户处理专利方面具有大量成功经验，包括申请阶段的意见答复、复审和无效。