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新细则解读系列之七 | 完善专利复审制度

2024/1/25|细则解读2024

孙健

新专利法实施细则（以下称新细则）于2023年12月21日颁布，并将于2024年1月20日施行。新细则进一步完善了专利复审制度，本文将结合新专利审查指南（以下称新指南）对本次改法给专利复审制度所带来的实质性变化进行说明。

1. 进一步明确复审请求恢复期

新细则对第六条第二款关于复审请求恢复期的规定进行了完善，具体修改内容见下述表1。

表1

2010版细则

新细则

除前款规定的情形外，当事人因其他正当理由延误专利法或者本细则规定的期限或者国务院专利行政部门指定的期限，导致其权利丧失的，可以自收到国务院专利行政部门的通知之日起2个月内向国务院专利行政部门请求恢复权利。

除前款规定的情形外，当事人因其他正当理由延误专利法或者本细则规定的期限或者国务院专利行政部门指定的期限，导致其权利丧失的，可以自收到国务院专利行政部门的通知之日起2个月内向国务院专利行政部门请求恢复权利；但是，延误复审请求期限的，可以自复审请求期限届满之日起2个月内向国务院专利行政部门请求恢复权利。

由于延误不提出复审请求的情况下，并不会收到国务院专利行政部门的通知，因此现在的专利审查实践中，均是依据2010版指南第四部分第二章2.3期限中的（2）和（3）结合实际情况来提出复审请求的恢复权利请求的。

具体来说，国家知识产权局复审和无效审理部在答复公众咨询时曾给出过如下观点（答复日期：2022年4月11日，办件编号ZLFSZX20220400179）：

在收到专利局作出的驳回决定之日起三个月内，专利申请人可以提出复审请求；提出复审请求的期限不符合上述规定的，复审请求不予受理。在复审请求恢复期内提出的复审请求不予受理的，复审请求人可以在收到不予受理两个月内办理复审恢复手续。在复审请求恢复期内办理复审请求恢复及复审请求手续的，对两请求合并处理。（复审请求恢复期计算方法：驳回决定发文日加15日加五个月）

结合具体案件，可知上述观点包括以下两种提出方式。

表2

提出方式一

（以申请号为201710328051.0的专利的

实际审查过程为例）

提出方式二

（以申请号为201610165939.2的专利的

实际审查过程为例）

收到驳回决定

（驳回决定发文日：2020年6月3日）

收到驳回决定

（驳回决定发文日：2020年9月2日）

在复审请求恢复期内提出复审请求，

但未缴纳或者未缴足复审费

（提出日：2020年9月8日）

收到复审请求视为未提出通知书

（通知书发文日：2020年10月20日）

在复审请求恢复期内提出复审请求，

一并缴足复审费和恢复权利请求费。

（提出日和缴费日：2020年12月18日）

在收到上述通知书两个月内提出复审请求，

一并缴足复审费和恢复权利请求费。

（提出日和缴费日：2020年12月21日）

新细则似乎是以但书的形式将复审请求的恢复权利请求的提出方式限定成仅有提出方式二，但还有待专利审查实践的验证。

另外，由于《关于施行修改后的专利法及其实施细则相关审查业务处理的过渡办法》并没有对新细则第六条作出特殊规定，因此上述两种提出方式今后是否仍然可以采用似乎今后要以申请日在2024年1月20日前后为界而有所不同，具体请参见下表3。但是，此处也有待专利审查实践的验证，广大创新主体出于谨慎还是建议应该尽可以采用提出方式二。

表3

专利申请日在2024年1月20日以后（含该日）的专利申请	专利申请日在2024年1月20日前（不含该日）的专利申请
可选择采用提出方式一或提出方式二	仅可采用提出方式二

2. 提升复审请求阶段依职权审查的法律位阶

新细则第六十七条将原记载在2010版指南第四部分第二章3.3前置审查意见和4.1理由和证据的审查中的复审请求阶段依职权审查提升了法律位阶，更有利于国家知识产权局依法行政，具体修改内容见下述表4。

表4

2010版细则

新细则

专利复审委员会进行复审后，认为复审请求不符合专利法和本细则有关规定的，应当通知复审请求人，要求其在指定期限内陈述意见。期满未答复的，该复审请求视为撤回；经陈述意见或者进行修改后，专利复审委员会认为仍不符合专利法和本细则有关规定的，应当作出维持原驳回决定的复审决定。

专利复审委员会进行复审后，认为原驳回决定不符合专利法和本细则有关规定的，或者认为经过修改的专利申请文件消除了原驳回决定指出的缺陷的，应当撤销原驳回决定，由原审查部门继续进行审查程序

国务院专利行政部门进行复审后，认为复审请求不符合专利法和本细则有关规定或者专利申请存在其他明显违反专利法和本细则有关规定情形的，应当通知复审请求人，要求其在指定期限内陈述意见。期满未答复的，该复审请求视为撤回；经陈述意见或者进行修改后，国务院专利行政部门认为仍不符合专利法和本细则有关规定的，应当作出驳回复审请求的复审决定。

国务院专利行政部门进行复审后，认为原驳回决定不符合专利法和本细则有关规定的，或者认为经过修改的专利申请文件消除了原驳回决定和复审通知书指出的缺陷的，应当撤销原驳回决定，继续进行审查程序。

另一方面，新指南第四部分第二章3.3前置审查意见和4.1理由和证据的审查也对复审请求阶段依职权审查的范围进一步进行了明确，追加了“（1）不符合专利法实施细则第十一条的规定”，并新增了下述具体示例：

（3）与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷。

……

又如，驳回决定指出权利要求1相对于对比文件1和公知常识不具备创造性。当从属权利要求2-6进一步限定的附加技术特征也属于公知常识，且权利要求1-6均不具备创造性时，合议组一并指出权利要求1-6相对于对比文件1和公知常识不符合专利法第二十二条第三款的规定。

（4）驳回决定未指出的其他明显实质性缺陷。

……

又如，驳回决定指出权利要求1对技术方案的某处限定导致其工作原理不清楚，不符合专利法第二十六条第四款的规定。当上述问题的根源在于说明书缺乏解决技术问题的技术手段时，合议组指出本申请不符合专利法第二十六条第三款的规定。

再如，驳回决定指出权利要求1不具备创造性。当权利要求1保护范围不清楚影响到创造性审查对区别特征的准确认定时，合议组指出权利要求1不符合专利法第二十六条第四款的规定。

除上述情形（1）至（4）外，……，例如，在驳回决定依据的证据基础上变更最接近的现有技术或缺省其中的某份证据。

上述具体示例有助于广大创新主体更好地理解复审请求阶段依职权审查的边界，但具体适用情况还有待专利审查实践和司法实践的验证。

另外，专利法实施细则第十一条的规定似乎与《关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》的第五条存在竞合关系。

《关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》的第五条有如下规定：

当事人有证据证明专利申请人、专利权人违反诚实信用原则，虚构、编造说明书及附图中的具体实施方式、技术效果以及数据、图表等有关技术内容，并据此主张相关权利要求不符合专利法有关规定的，人民法院应予支持。

这里的“专利法有关规定”，林广海、李剑、杜微科、吴蓉：《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》的理解与适用一文有如下说明：

第5条规定了专利申请人、专利权人在专利说明书及附图中虚构、编造技术内容的法律后果。在专利授权确权行政案件审判实践中，一定程度上存在专利申请人、专利权人违反诚实信用原则，虚构、编造说明书及附图中的技术内容的情形。此种情形在涉及化学、医药、材料等需要实验数据验证的技术领域较为突出，严重扰乱了正常的专利申请、审查和案件审理秩序。2020年修正的《专利法》第20条规定：“申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则。”国家知识产权局《关于规范申请专利行为的办法》第2条明确，“所提交专利申请存在编造、伪造或变造发明创造内容、实验数据或技术效果”属于“非正常申请专利行为”。为依法制裁此类违法行为，本条明确对于此类情形，当事人主张相关权利要求不符合《专利法》有关规定的，人民法院应予支持。司法实践中，人民法院可以适用《专利法》第26条第3款的规定，认定与虚构、编造的技术内容相关的权利要求应当被宣告无效。

关于这一点，具体适用情况也有待专利审查实践和司法实践的验证。

3. 优化复审请求的前置审查

新细则和新指南相较于2010版，文字表述方面也有诸多重要调整。例如，将“专利复审委员会”调整为“复审和无效审理部”，将“原审查部门”调整为“审查部门”，将“维持驳回决定”调整为“驳回复审请求”等。

本文还想对“原审查部门”调整为“审查部门”这一调整谈谈个人理解。

关于这一调整，最大的改变现阶段似乎出现在前置审查阶段，新指南第四部分第二章3.1前置审查的程序中有如下规定：

复审请求书（包括附具的证明文件和修改后的申请文件）经形式审查合格后转交给审查部门进行前置审查，并由审查部门提出前置审查意。

也就是说，新指南不再将前置审查限于原审查部门进行，关于这一点，国家知识产权局复审和无效审理部在答复公众咨询时曾纰漏如下信息（答复日期：2023年9月20日，办件编号ZLFSZX20230901352）：

目前我局正在开展审查机制优化工作，发明专利复审请求的前置审查不再由驳回审查员审理。

上述情况似乎也与现在的专利审查实践相吻合，虽然还有部分发明专利复审请求的前置审查是由驳回审查员进行的，但已有大量的发明专利复审请求的前置审查是交由驳回审查员以外的审查员来进行。

从可以多一次被驳回审查员以外的审查员审查这一方面考虑，上述调整的确似乎更有利于解决争议，统一审查标准。但是，现在的专利审查实践中，由于尚未设置联系负责前置审查的驳回审查员以外的审查员的方式，使得广大创新主体失去了以往通过电话等方式与驳回审查员沟通前置审查应对方案的宝贵机会，还有待今后进一步优化。

另外，伴随上述调整，新指南删除了“前置审查应当在收到案卷后一个月内完成”的规定，由于现在很多时候是交由驳回审查员以外的审查员来进行前置审查的，现在的专利审查实践中就已很难保证一个月内可以完成前置审查，甚至偶有超过半年以上的情况。

同时，新指南中对于复审决定撤销原驳回决定的，也一并调整为“复审和无效审理部应当将有关的案卷返回审查部门，继续进行审查程序”。暂时似乎还没有由驳回审查员以外的审查员继续进行审查程序的情况，但关于这一点今后是否还会优化，还有待专利审查实践的验证。

孙健

（1）从事知识产权工作之前的工作经历：在学校兼职教辅工作，并在两家日本企业短暂研修和参与共同研究。
（2）在我司的工作内容：2011年加入永新，主要负责专利申请、答复审查意见、复审、无效、诉讼等业务。
（3）个人特色：由于长期留日，比较习惯日式的工作风格，能够妥善对应客户要求。