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    细则解读2024

    新细则解读系列之四 | 专利权评价报告制度的完善


    穆豪亮

    新专利法实施细则(以下称新细则)于2023年12月21日颁布,并将于2024年1月20日施行。在专利法第66条第2款增加了被控侵权人可以主动申请 “专利权评价报告”的情形下,新细则从请求主体、时机和期限、报告的发送和告知以及报告的更正这些角度对专利权评价报告制度进行了调整和完善。

    1. 1.  制度沿革


    外观设计专利和实用新型专利由于仅进行形式审查而不需要进行实质审查的制度安排,相对于发明专利而言,专利权的有效性易遭受质疑和挑战。针对这一缺陷,2000年修正的专利法针对实用新型专利设置了检索报告制度,但评价范围限于新颖性和创造性。2008年修正的专利法将检索报告调整为专利权评价报告,内容扩大到所有不符合专利法授权条件的缺陷,并且将报告所针对的客体扩大到外观设计专利和实用新型专利。在专利权人和利害关系人的基础上,2020年修正的专利法对申请报告的请求主体进一步囊括了被控侵权人。


    1. 2.  因增加被控侵权人为请求主体引起的调整。


    被控侵权人的利益与专利权人或利害关系人的利益通常存在冲突,相对于专利权人或者利害关系人而言,被控侵权人对于专利权评价报告的结论和理由通常持不同的态度。在专利权评价报告由被控侵权人提出请求的情形下,为了平衡被控侵权人与专利权人或者利害关系人的利益,2023年修正的审查指南作出了针对性的规定:


    • 被控侵权人包括侵权诉讼的被告、行政执法的被请求人、律师函的接收人或者电商平台的被投诉人等。被控侵权人在提出专利权评价报告请求时,应当提交相关证明文件;
    • 专利权评价报告作出后,不但会发送给被控侵权人,国家知识产权局还会告知专利权人;
    • 被控侵权人或专利权人认为专利权评价报告存在错误需要更正的,可以分别在收到专利权评价报告后两个月内提出更正请求。
    • 3. 请求时机和作出报告的期限。


    新细则之前的专利权评价报告或检索报告,必须在相关专利申请被授权公告之后才能提出请求。新细则依据请求人的不同身份设定了不同的提出时机:对于被控侵权人或者利害关系人而言,仍然是在相关专利申请被授权公告之后才能提出;但对于申请人而言,可以在办理专利权登记手续时提出请求。
    针对不同时机提出的专利权评价报告请求,新细则规定了相应期限:对于授权公告之后提出的专利权评价报告请求,作出报告的期限是提出请求之日起两个月内;而对于办理专利权登记手续时提出的专利权评价报告请求,作出报告的期限是自授权公告之日起2个月内。
    鉴于以上,在办理专利权登记手续时提出专利评价报告请求,便利申请人一次性提出不同的请求,但并未导致实用新型或者外观设计专利申请在授权公告以前已经对其有效性进行了实质性审查,这一点仍然是相对于发明专利的一个重要特点。


    1. 4.  尚待进一步明确的问题。


    根据专利法的规定,专利权评价报告作为审理、处理专利侵权纠纷的证据,由此被控侵权人与专利权人、利害关系人的利益冲突将不可避免地在专利权评价报告上体现,可以预见,双方之间的争议将至少延伸到专利权评价报告的提出和更正:
    (1)报告的提出:根据新细则第63条第2款规定,多个请求人针对同一专利提出专利权评价报告请求的,国家知识产权局仅作出一份专利权评价报告,但提出请求的官费是在各请求人之间均分或者指定某一请求人承担,没有明确规定。报告请求人的身份对于被控侵权人来说非常重要,这是其参与后续程序的前提条件。被控侵权人一旦失去了请求人的身份,意味着失去了被通知专利权评价报告以及提起后续更正请求的资格。另外,2023年修正的审查指南仅仅规定了国家知识产权局在作出专利权评价报告后告知专利权人的义务,但没有规定,在被控侵权人提出请求时,是否需要通知专利权人。
    (2)报告的更正:如果被控侵权人和专利权人均认为专利权评价报告存在错误需要更正,但分别向国家知识产权提交了意见相左的更正请求和理由时,(a)在作出复核意见通知书以前,国家知识产权局是否需要对这些更正请求和理由一一回应,如果是,这些回应是在一个文件中一并作出,还是在不同文件中分别作出;(b)国家知识产权是否可以组织听证以听取被控侵权人和专利权人双方的意见。
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      穆豪亮

      穆豪亮律师2007年加入永新知识产权,从事知识产权法律服务,擅长处理涉及技术类的知识产权纠纷,包括专利侵权诉讼、专利复审和无效、专利检索与分析、侵权调查、展会维权、合同起草与审核、技术秘密的保护、知识产权许可与管理、知识产权的申请、运营与保护战略等各项知识产权法律服务。
      穆豪亮律师曾代理新日铁、米其林、杜邦、里莫瓦等多家跨国公司以及中国本土公司处理过复杂的知识产权纠纷, 尤其是在材料、机电装备和制造、医疗器械和设备、纺织、汽车等领域拥有丰富的诉讼和专利无效经验。
      穆豪亮律师代理的”带锁髓内钉”发明专利侵权纠纷入选2021年中国法院知识产权司法保护状况白皮书,代理的新日铁无效发明专利无效纠纷入选2013年最高法院50个经典知识产权案件,代理的里莫瓦有限公司诉嘉善可悦箱包有限公司侵害发明专利权纠纷入选2019年浙江法院知识产权十大案件。
      穆豪亮律师发表过多篇专业文章,并参与了国家知识产权局主办的“专利代理人实践教材”的起草工作,并入选北京市涉外律师人才库和2022年全球领先专利个人榜单(IAM PATENT 1000: the World's Leading Patent Professionals 2022)。