美国商标战略须知——USPTO实施综合战略，进一步深入打击商标欺诈行为

2023/6/12|公司新闻

近年来，美国专利商标局（USPTO）针对日益严重的商标非法申请和欺诈行为采取了一系列措施，其中一些“爆雷”事件因涉案商标数量众多引发了广泛关注，特别是由于因商标代理机构存在造假欺诈等违规行为而导致由其代理提交的美国商标失效，直接影响了商标注册人在美国的合法权益以及相关商业经营。

2021年12月，USPTO对一家深圳商标代理机构下达了最终制裁决定（FINAL ORDER FOR SANCTIONS），决定指出该商标代理机构在USPTO已提交的约15000件美国商标失效，且该商标代理机构未来不可再向USPTO提交申请。2021年7月，USPTO曾向该商标代理机构及其负责人下发陈述理由令（SHOW CAUSE ORDER），要求其陈述理由进行答复。

根据相关流程规定，对涉嫌违反USPTO规则的行为主体，USPTO会向其发出陈述理由令，要求证明他们的申请和行为是合法的。如果未进行答复或者答复内容不充分，或者所提交的申请是为了规避现有规则，那么USPTO将发布最终制裁令，终止不当申请。在陈述理由令中，USPTO一般会指出具体的涉嫌违规行为，比如非法执业（unauthorized practice of law），不当签字，违规注册大量商标局账户等。如经过陈述理由令程序，仍不能说服USPTO认定该主体行为不构成欺诈，则可能会面临下述制裁处罚，包括不限于：永久禁止该主体所提交的与商标有关的文件、对该主体提交的所有商标相关文件进行进行剔除或不予考虑、终止所有正在进行的涉及该主体所提交的材料的程序、对该主体所提交的注册后的维护材料不予考虑等。

上述并非偶发事件。事实上，自2017年起，USPTO就开始向中国的代理机构下发陈述理由令（SHOW CAUSE ORDER），这两年来更加频发。2022年9月，USPTO向另一家深圳代理公司下发陈述理由令，认为其代理并提交的近13000件商标申请涉嫌存在虚假欺诈信息，要求该公司在指定期限内向USPTO做出合理解释与说明，否则涉案商标将面临被失效。2022年12月，USPTO又针对一家厦门代理公司下发陈述理由令，其中指出该公司从事未经授权的法律执业行为并提供虚假信息，涉案商标数量达6000件。

受跨境电商增长、政府补贴等多因素影响，数据显示近年来美国商标申请量增长超过40%，最新商标申请数量达历史新高，其中来自外国（特别是中国企业或者个人）的商标申请量大幅增多，欺诈性商标申请数量也随之大量增加。上述情况促使USPTO制定实施一系列战略举措，以严厉打击商标非法申请和欺诈行为。

2019年8月3日起，USPTO实施新规，要求境外的商标申请人必须通过美国执业律师代理进行商标申请。2020年USPTO发布了多则关于调整和加严美国商标使用证据审查的官方通知，并从2021年１月２日起提高了美国商标申请的官费。2021年8月，USPTO特别发表题为“美国专利商标局打击商标欺诈行为的综合战略”的文章，旨在介绍USPTO为打击商标欺诈行为所采取的战略性措施。

可以预见USPTO在较长的一段时间内会继续针对商标代理机构的违规行为进行调查处理，商标注册人应予高度重视并妥善应对。鉴于商标本身的专业性和特殊性，对于中国企业及个人申请人而言，建议核查已提交的美国商标申请，委托专业的美国商标执业律师查看商标情况，探讨应对策略；对于计划提交的美国商标申请，建议委托在商标领域执业的美国律师代理进行商标申请，避免因代理机构的违规行为而遭受自身商标权利的损失。

AMY HSIAO

萧惠文

美国Eligon IP律师事务所合伙人，永新知识产权美国业务顾问，美国纽约州和乔治亚州执业律师。萧律师专注为美国、中国以及亚洲企业提供全球知识产权策略尤其是品牌维权、谈判诉讼方面的全方位法律服务。萧律师屡次获选世界1000名顶级商标专业人士之一，并且曾在美国律师协会担任中国知识产权部主席，以及美国律师协会国际特别知识产权工作组成员。2022年，萧律师被美国商务部长任命为美国专利商标局商标公共顾问委员会（TPAC）成员。该委员会旨在就与商标机构的政策目标有关事项向商务部知识产权部长和美国专利商标局局长提供建议（任期三年：2022-2025年）。在2019年一年中，萧律师多次受美国专利商标局的邀请，在美国各地发表六场不同的演讲，为硅谷初创企业和世界前百大品牌分析国际品牌战略、诉讼和布局议题。Email：Amy@Eligonip.com

张晏清

张晏清女士自2007年起从事知识产权行业的法律服务，主要包括商标及不正当竞争诉讼、知识产权综合策略咨询、海外知识产权申请和保护、商标申请、商标异议、商标无效宣告、驰名商标认定等法律事务。张女士在商标保护、知识产权策略咨询方面经验丰富，为许多世界五百强企业提供法律服务，获得客户肯定和认可。张女士参与和处理许多知识产权案件，其中包括某知名汽车企业商标无效宣告案；某知名电梯企业商标侵权诉讼案；某知名酒店商标侵权诉讼和不正当竞争纠纷案；某世界顶级化妆品品牌商标侵权案；国内知名科技创新企业商标侵权案等。