引言
商标对企业品牌建设的重要程度不言而喻，实践中企业往往对商标获权比较重视，却通常容易忽视获权之后因不当使用或其他原因导致的显著性退化。显著性退化对商标注册及保护产生的影响，特别是有些情况下产生的影响不可逆转，会导致企业的前期投入和经营成果付诸东流。本文拟从实务角度出发，结合近期案例，总结提炼关于商标显著性退化需要了解的10个问题，分为上下两篇，与读者就本话题进行探讨交流。
问题01 什么是显著性？
商标的显著性（Distinctiveness）又被称为商标的“区别性”或者“识别性”，是指用于特定商品或服务的标志具有的识别该商品或服务来源的属性或者特征。商标的显著性是发挥其识别功能的重要基础。商标法第九条规定，申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。不具有显著性的标志不能被称为商标，更无法获得商标注册。
根据显著性的强弱，可能作为商标的标志一般可以分为臆造性标志、任意性标志、暗示性标志、描述性标志。前三类因标志本身的固有显著性（inherent distinctiveness）可以直接作为商标注册。对于描述性标志和通用名称，原则上不得作为商标注册，但如通过使用取得了显著性（distinctiveness acquired through use）,从而产生了第二含义（secondary meaning）用于识别产品来源，可以作为商标注册。
对于标志本身缺乏显著性的，即使前期商标获准注册，后期也容易面临被无效的风险。比如近期审结的“双十一”商标案，北京高院作出终审判决，认定在案证据可以证明将诉争商标使用在“广告、替他人推销”等服务上，容易使相关公众认为其系对服务促销特点的描述或宣传性用语，难以起到商标的识别性作用，缺乏商标应有的显著特征，诉争商标应予以无效。又比如，曾有主体将“破洞”“一脚蹬”“内增高”等描述性标志在服装等类别上进行注册，随后向淘宝商家发起恶意投诉，而实际上淘宝商家系针对描述性标志的合理使用，不属于商标侵权，所谓的权利人的恶意注册和恶意投诉行为既影响了淘宝商家的合法权益，也占用浪费了大量的知识产权保护资源。
问题02 商标的显著性会退化吗？
是的，商标的显著性在商标使用的过程中可能逐渐退化甚至完全丧失。对于因使用产生第二含义的描述性商标，因显著性偏弱，本身会有此担忧。需要提醒的是，对于固有显著性强的臆造性商标也会存在退化的可能性。比如，大家所熟知的阿司匹林Aspirin、蓝牙Bluetooth本身无特定含义，由商标申请人独创并首先使用，然后经过长时间的使用已经丧失了商标的显著性，演变为商品的通用名称。
问题03 显著性退化对商标注册有什么影响？
如果显著性退化到一定程度，商标已经沦为核定使用商品的通用名称，那么商标注册的稳定性会受到严重的影响，任何人都可以针对该商标提起无效或者提起撤销。商标法第十一条一款一项规定，仅有本商品的通用名称、图形、型号的，不得作为商标注册。基于此绝对理由条款，任何人可以在任何时间提起无效。商标法第四十九条二款规定，注册商标成为其核定使用的商品的通用名称的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。
问题04 如何判断是否构成商品的通用名称？
根据最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十条，需要判断是属于法定的通用名称，还是约定俗成的通用名称。依据法律规定或者国家标准、行业标准属于商品通用名称的，应当认定为通用名称。相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的，应当认定为约定俗成的通用名称。被专业工具书、辞典等列为商品名称的，可以作为认定约定俗成的通用名称的参考。
在“金骏眉”通用名称异议复审行政诉讼案[i]中，法院经过审理认为相关证据足以证明在商标评审委员会裁定作出时，“金骏眉”已作为一种红茶的商品名称为相关公众所识别和对待，成为特定种类的红茶商品约定俗成的通用名称。
在近期审结的“摩卡MOCCA及图”商标撤销复审行政诉讼案[ii]中，北京高院认为根据在案证据，“摩卡”已成为咖啡类商品上约定俗成的通用名称，故判决驳回上诉，维持原判。同时，法院指出，注册商标成为其核定使用商品的通用名称而被撤销，亦不以商标权人的主观过错为前提。不论商标权人是放任不管，还是积极采取措施予以制止通用化，更重要的是看客观上注册商标能否可以发挥商标应当具备的区分商标来源的功能。在该案中，商标权人举证证明其实际使用“摩卡”商标，其名下第515218号“摩卡MOCCA”商标曾被商标评审委员会在行政程序中认定为咖啡商品上的驰名商标，以及曾积极采取措施和行动保护其商标权等，但最终无法抵抗已经客观上通用化的事实，最终被撤销在咖啡类商品上的注册。
问题05 关于时间判断基点以及明确商标通用化指向的具体商品问题
关于时间判断基点，基于商标法第十一条一款一项绝对理由，审查判断诉争商标是否属于通用名称，一般以商标申请日时的事实状态为准。核准注册时事实状态发生变化的，以核准注册时的事实状态判断其是否属于通用名称。基于商标法第四十九条提出撤销，一般以申请人向国家知识产权局提出撤销申请时的事实状态进行判断，之后评审时的事实状态可以作为参考。
在“金骏眉”通用名称异议复审行政诉讼案中，明确了判断诉争商标是否为通用名称时，应当审查其是否属于法定的或者约定俗成的商品名称，审查判断的时间基点一般以申请注册时的状态为准；但是，诉争商标申请注册时不属于通用名称但在核准注册时已经成为通用名称的，仍应认定其属于本商品的通用名称。
另外，有必要明确商标通用化指向的具体商品问题，这有助于明确商标注册和保护的具体范围问题。北京市高级人民法院在其发布的商标授权确权行政案件审理指南（2019）中明确认定诉争商标是否属于商品通用名称，应当从商标标志整体上进行审查，且应当认定通用名称指向的具体商品。对与该商品类似的商品不予考虑。
在“摩卡MOCCA及图”商标撤销复审行政诉讼案中，诉争商标系第9199914号“摩卡MOCCA及图”商标（
），由瑞昶贸易股份有限公司于2011年3月11日向商标局提出注册申请，并于2012年5月21日被核准注册，核定使用在第30类“咖啡、可可制品、咖啡调味香料（调味品）、加奶咖啡饮料、含牛奶的巧克力饮料、做咖啡代用品的植物制剂、巧克力酱、茶饮料、糖”商品上。法院经过审理，认为诉争商标已成为咖啡类商品的通用名称，故应在其核定使用的“咖啡、咖啡调味香料（调味品）、加奶咖啡饮料、做咖啡代用品的植物制剂”商品上予以撤销，诉争商标在“可可制品、含牛奶的巧克力饮料、巧克力酱、茶饮料、糖”商品上的注册应予维持。
结语
从本篇介绍内容可知，商标显著性退化会影响商标注册的稳定性，下篇将从权利保护角度介绍对权利人的影响，以及应当如何应对商标通用化的问题。
[i]武夷山市桐木茶叶有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会、福建武夷山国家级自然保护区正山茶业有限公司商标异议复审行政纠纷上诉案〔北京市高级人民法院（2013）高行终字第1767号〕；入选2013年度全国法院知识产权司法保护十大案件
[ii]北京慧能泰丰信息咨询有限责任公司分公司与国家知识产权局、瑞昶贸易股份有限公司商标权撤销复审行政纠纷上诉案〔北京市高级人民法院（2020）京行终2540号〕
张晏清
