作者：钟鸣
一、条款定位
2013年商标法第五十九条第三款规定：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”本款通常被称为在先使用抗辩，这是2013年第三次修改商标法时新增加的一种不侵权抗辩类型，严格说来应当叫做“不视为侵权”抗辩。因为已注册的商标，其权利在全中国的法域内都是有效的，能够禁止该法域内的任何人未经其许可在同一种或者类似商品或服务上使用与其注册商标相同或者近似的商标的行为，不管其所使用的未注册商标是否在商标注册人之前就已经使用。但是如果赋予商标注册人如此全面、强大的禁止权，也就意味着未注册商标可以生存的空间变得极为有限，对于那些已经通过善意的在先使用建立起自己声誉的未注册商标使用人来说并不公平。为了平衡注册商标与未注册商标之间的利益，法律例外的给予善意在先的未注册商标一定范围的使用空间，这一空间实际是从注册商标的禁止权范围中“切出一块”把它作为侵权的例外来处理，所以应当将在先使用定性为“不视为侵权”的一种情况。我国专利法对类似的情况也定性为“不视为侵权”。专利法第六十九条第（二）项关于“先用权抗辩”就规定：“有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：……（二）在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的……”
商标法第五十九条第三款中存在“两个在先”的规定：先于商标注册人使用和在申请商标注册前。之所以规定“两个在先”的条件，是为了确保在先使用人是善意的，即他不知道商标注册人提出商标注册申请，也不知道商标注册人使用过其商标，只有这样使用人通过自己对其商标的在先使用并有一定影响而产生的利益才是正当的、合法的和值得保护的。这也体现了我国商标法以保护注册商标为原则，以保护未注册商标为例外的精神，即只有符合特定条件的、经过使用产生值得保护的正当利益的未注册商标才会纳入商标法所保护的范畴。正如有判决所指出的：商标法第五十九条第三款的规定赋予商标在先使用人针对他人注册商标的在先使用抗辩权，便是在注册原则作为基本原则之外，为商标在先使用人提供的补充保护。但，未注册商标并非能与注册商标获得同等的保护，我国仍是“以商标注册制度为主，虽然法律上有必要给予在先使用的未注册商标一定保护，但保护水准不宜过高，以免冲击到注册制这一商标管理中的基本制度”。
除了对在先使用人及在先使用商标的要求外，商标法中也对商标注册人有要求，即只有商标注册人也是善意的时候才有适用该款的必要。从体系解释的角度看，如果注册商标属于恶意抢注，在该商标注册后的五年内，被抢注人可以申请宣告该商标无效，无效之后注册商标的权利自始不存在，也就无权主张侵权，更无权要求在先使用人在使用自己商标时附加区别标识；即使该注册商标没有被宣告无效，但在侵权诉讼中在先使用人提出该注册商标系恶意抢注的，根据指导案例82号“歌力思”案的裁判规则和最高人民法院相关的司法政策，也应当直接驳回商标注册人的诉讼请求，而无需要求在先使用人附加区别标识。所以，适用商标法第五十九条第三款的双方当事人应当都不具有恶意，双方仅仅是因为在同一种或者类似商品或服务上偶然选择了相同或者近似的商标而已。
实践中对于商标法第五十九条第三款的适用争议主要存在以下几个方面：对“两个在先”的立法本意的理解、原有范围的界定、在先使用人使用情况的解释等等。下面结合案例分别进行介绍和分析。
二、“两个在先”
商标法上明确规定了“两个在先”的条件，该条件的具体含义如下：①如果商标注册人在其商标申请日之前没有使用过自己的商标，在先使用人需要在前述商标申请日前即已使用自己的商标并产生一定影响才能满足在先使用抗辩的要求；②当商标注册人在其商标申请日前就已经开始使用自己的商标并在之后申请注册的，在先使用人需要在商标注册人开始使用其商标之前就已经使用自己的商标并产生一定影响才能满足在先使用抗辩的要求。官方解释指出，之所以规定“两个在先”的条件是为了确保在先使用人为善意使用人，是在不知道商标注册人申请和使用其商标之前就已经开始通过使用建立自己商标的声誉，这种声誉才是值得保护的。
当然，用“两个在先”的条件来确保在先使用人的善意可能会有疏漏。我国幅员辽阔，一个人在某地开始使用或者申请自己商标的同时可能在另一地的另一个人也恰好选用相同或者近似的商标开始使用在自己的商品或者服务上，彼此之间并无借用对方商誉或者不正当的抢先占用对方商标的意图，此时如果严格遵守第五十九条第三款规定的“两个在先”的条件，势必会导致某些善意的在先使用人无法利用该款规定进行抗辩，使其利益得不到保护，该款的规范目的也将部分落空。因此在实践中需要通过目的性扩张的解释方法来填补这一法律漏洞。北京知识产权法院二审的“启航”商标侵权案就是属于这种情况。在该案中，商标注册人贵阳启航学校于 2001 年 10 月 18 日申请、并于2003 年 4 月 7 日获准在第 41 类学校（教育）等服务上注册了第 1985953 号“启航学校 QihangSchool”商标。贵阳启航学校的创始人徐杰曾于1997年开始办班，于1999年成立该校，并于1999年6月20日取得贵阳市云岩区教育局颁发办学许可证。被告启航考试学校于1998年2月11日获得批准成立并取得北京市社会力量办学许可证，1998年至2001年间，启航考试学校编写了由中国人民大学出版社出版的各类考研书籍，编者均为“北京启航考试学校”。第 1985953 号商标的独占被许可人中创公司起诉启航考试学校侵权。北京知识产权法院认为：商标法第五十九条第三款虽然从字面含义上，要求在先使用行为应早于商标注册人对商标的使用行为，但是因该要求的实质是要通过这个要件排除在先使用人具有恶意的情形，故在把握这个要件时应把在先使用是否出于善意作为重要的考量因素，而不应拘泥于条款本身关于时间点先后的字面用语。具体而言，并非只要商标注册人早于在先使用人对商标进行了使用便当然认定先用抗辩不成立。如商标注册人虽存在在先使用行为，但在先使用人对此并不知晓，且亦无其他证据证明在先使用人存在明知或应知商标注册人对注册商标的“申请意图”却仍在同一种或类似商品或服务上使用相同或相近似的商标等其他恶意情形的，即不能仅因商标注册人具有在先使用行为而否认先用抗辩的成立。
三、原有范围
商标法第五十九条第三款规定：即使在先使用抗辩成立，在先使用人也仅能在原有范围内继续使用自己的商标。如何确定原有范围，目前并无具体规则。可资借鉴的是专利法及其司法解释的规定。专利法第六十九条第（二）项也规定了先用权人在“原有范围”内继续制造、使用其产品或其技术。对于专利法上的“原有范围”，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕21号）第十五条第三款规定：“专利法第六十九条第（二）项规定的原有范围，包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。”即专利法上仅用生产规模来限定原有范围，对此最高人民法院的解释是，先用权制度的设计初衷是弥补申请在先主义的不足，如果对原有范围的作过宽解释，在一定程度上会影响专利申请制度，不利于技术的公开和推广，因此第十五条第三款以生产规模界定“原有范围”。由于专利权保护的是一种技术方案，只要限定了生产规模，技术方案的应用就被限定住了，所以专利法上的先用权抗辩以生产规模确定原有范围是合理的，但是商标法上包含商品商标和服务商标，而商品和服务都有一定的流动性，因此如果仅限定生产规模而不考虑其他因素，将很难避免市场混淆的扩大，所以仍需结合商标法的特征进一步分析。
前述“启航”案也涉及到原有范围如何划定的问题。北京知识产权法院认为：商标法第五十九条第三款的“原有范围”应结合该条款的立法目的、商标本身的特性以及经营活动的特点等因素综合分析，因为商标使用同时涉及“商标”、“商品或服务”、“使用行为”及“使用主体”等要素，对原有范围的理解也应从上述要素着手：①在先使用人后续使用行为的合法性源于其在先的商标使用行为，因此，后续使用行为只能限于在先使用的商标及商品或服务，不能延及未使用过的类似商品或服务上的近似商标。②在先使用商标的使用规模不受原有规模的限制，但仅指在先使用人自身的经营规模，不包括许可他人使用的情形。如果在先商标只能在一定规模范围内使用，对于经营者来说不仅不可能为其带来更多的市场价值，反而需要增加成本以确保其经营规模控制在一定范围内以避免侵权风险，很可能会使得相当部分的经营者难有继续使用其商标的动机。而且如果对使用规模进行限制，则必需考虑时间点问题，无论以哪个时间点作为确定原有规模的时间点，所面临的共同问题在于，在先使用人如想继续使用其商标将不得不退回到某一时间点之前的经营规模，一方面会使得在先使用人已实际取得的市场利益被剥夺，另一方面在先使用人又不得不花费成本去确定其在该时间点的经营规模，并将其后续的使用行为控制在该规模内，如此很有可能会导致在先使用人难以再有继续使用其商标的动机。③使用的主体仅限于“在先使用人”本人及在先已获授权许可的“被许可使用人”。
湖南省长沙市中级人民法院在其判决的“蚂蚁搬家”商标侵权案中对原有范围作了与“启航”案不完全相同的认定。该判决认为，原有范围包括经营规模和经营地域。一般情况下，企业规模、利润、经营额等不应当受到限制，但使用主体应限定于在先（注册商标申请日以前）使用人本人及在注册商标申请日前已经获得许可使用的被许可使用人；而对于企业的经营是否应当具有地域性，考虑到未注册商标经营者的实际利益产生于其经营覆盖的范围，对于服务商标而言，其服务覆盖的范围显然与地域密切相关，故限定未注册服务商标的经营地域，既能保证其经营地域内的相关公众基于消费认知产生的识别利益受到基本保护，又能保障其他地域范围的相关公众对经过公告的注册商标的信赖利益。
从目前已经发生的案件来看，原有范围的确定涉及以下几个方面：
①确定原有范围的时间点，应当以法院事实审法庭辩论终结时或者生效裁判做出时为标准，除非在先使用人在诉讼中恶意扩大使用。如此确定时间点是因为只有在事实审终结时在先使用人的行为才被固定下来，或者只有在裁判生效时在先使用行为才获得了正当的评价，而这两个时间点在我国的侵权诉讼中相距并不远，也比较容易确定，没有北京知识产权法院在“启航”案所涉及的不确定性的问题。
②使用主体，限于在先使用人本人以及在注册商标申请日前已经许可的被许可使用人，如果此后出现的被许可人也被允许作为在先使用抗辩所保护的使用人，则不符合原有范围的本意。
③使用对象，只能是已经在先使用的商标图样和商品或者服务项目，不能扩展至与之近似的标志和没有使用过的商品或者服务项目。
④使用地域，对于服务商标而言应当限于其经营所覆盖的地域；对于商品商标而言，虽然无法限制商品在我国法域内的自由流通，但也应限制其生产地域，即不能在原有地域之外另行增加商品生产地域。至于因流通导致的混淆，则可以通过加注区别标志来避免。
⑤使用规模，虽然“启航”案和“蚂蚁搬家”案的判决都认为不应该限定使用规模，但这应当是有条件的，即在确定原有范围时间点之上，限定使用主体、使用对象、使用地域以及加注区别标识的情况下，对在先使用人的经营规模不进行限制。日本学者也认为，只要限定在原知名度和原信用覆盖的地域范围内，即使在先使用人扩大生产经营规模，包括增加产量、拓宽销售渠道、增加设备、增加工人等等，也不会对注册商标权人的市场造成实质性冲击，但是不应当允许在先使用人对超过其商标知名度和信用覆盖范围扩大生产经营规模的行为进行在先使用抗辩。
四、继续使用
商标法第五十九条第三款对在先使用人的使用行为并未规定是否需要持续使用，相应的也未规定持续使用至何时。1993年商标法实施细则第四十八条中对服务商标的持续使用有过规定：“连续使用至1993年7月1日的服务商标，与他人在相同或者类似的服务上已注册的服务商标（公众熟知的服务商标除外）相同或者近似的，可以依照国家工商行政管理局的有关规定继续使用。”之后的商标法实施条例增加了一些持续使用的要求：“连续使用至 1993 年 7 月 1 日的服务商标 ，与他人在相同或者类似的服务上已注册的服务商标相同或者近似的，可以继续使用；但是，1993 年 7 月 1 日后中断使用 3 年以上的，不得继续使用。已连续使用至商标局首次受理新放开商品或者服务项目之日的商标，与他人在新放开商品或者服务项目相同或者类似的商品或者服务上已注册的商标相同或者近似的，可以继续使用；但是，首次受理之日后中断使用 3 年以上的，不得继续使用。”
在先未注册商标的使用人，只有通过较长期的持续使用才能获得可以受保护的利益，也只有在商标注册人申请商标并获得注册前后持续不断的使用才能证明其无恶意及其未注册商标利益受保护的正当性。如果在商标注册人申请商标之前已经中断使用，在商标申请后乃至注册后又开始使用，则其主观意图和使用的正当性都难以确认，也就难以支持其在先使用抗辩的主张。我国台湾地区的实践也认为在先使用应当是连续的使用行为：主张善意先使用者，应持续使用且以合理可期待之方式为之，如在他人商标注册申请日前，虽有善意使用之事实，嗣后经过多年未使用，然在他人申请注册之后，再继续使用，即难谓得主张善意先使用，且应于交易过程中，以营销自己商标之目的，将商标用于商品或服务，始认为商标有继续使用之事实。广东省高级人民法院在“小肥羊”商标侵权案中也认为：被诉侵权的周一品公司并无任何证据证明其法定代表人周易平在商标注册人小肥羊公司的涉案商标申请注册前，就已经对“周一品小肥羊”标识进行持续性的商标性使用且使之具有一定影响，因此其所谓的先用权不能成立。
五、结语
综上，商标法第五十九条第三款的在先使用抗辩在性质上属于不视为侵权抗辩，仅在法律规定的限度内不将其作为侵权行为看待。其构成要件有四：
①在先使用人需善意，通常这种善意通过先于商标注册人使用、先于商标注册人申请商标的使用来证明，但虽不满足“两个先于”的条件，仍能证明善意的也可适用本款；
②在先使用行为应当使该未注册商标具有一定影响，即具有可保护利益；
③在先使用是一种持续的使用行为，且只能在原有范围内继续使用，原有范围应当是在法院事实审法庭辩论终结时或者生效裁判做出时其商标知名度所涵盖的范围；
④商标注册人可以要求在先使用人在使用中加注区别标识以避免混淆。
本文未对②和④两个要件进行论述，是因为对于要件②的一定影响，在商标法第三十二条后段的“有一定影响”商标的保护中已经形成大体固定的标准，即可以参考《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十三条的规定进行认定。对于要件④的加注区别标识，则是诉讼过程中根据个案情形进行具体判断的事项，目前尚未有争议出现。
