创造性评价中的部分技术问题

摘要：采用所谓的“三步法”来判断发明相对于现有技术是否显而易见，审查员需要在分析出发明相对于最接近现有技术具有的区别特征之后确定发明实际解决的技术问题。在实践中，审查员有时会针对多个区别特征分别定义各自不同的部分技术问题。然而，是否该为发明定义多个部分技术问题，直接决定了创造性评价的结论是否客观、准确。本文通过案例引出评价具体区别特征自身是否具备创造性存在的问题，并且希望借鉴欧洲专利审查的经验，试图找到始终坚持技术方案整体评价的合理方式。

关键词：创造性、区别特征、部分技术问题、整体评价

一、引言

创造性是授予发明专利权的必要条件之一。一旦发明具有新颖性，审查员紧接着就会判断发明是否相对于最接近的现有技术具有创造性，尤其是判断发明是否具有突出的实质性特点。为此，中国《专利审查指南》建议审查员采用所谓的“三步法”来执行这一判断。具体地，在分析出发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征之后，确定发明实际解决的技术问题，由此判断发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。有时候，发明相对于最接近的现有技术具有的区别特征可能不止一个。在这种情况下，有些审查员会为各个区别特征设立各自不同的部分技术问题，进而分别针对各个部分技术问题评述对应的区别特征不具备创造性。然而，审查员的这种评价方式到底是评价整个技术方案是否具备创造性，还是评价某一区别特征自身是否具备创造性呢？或者，针对发明具有两个或更多区别特征的情况，到底是否应该设立不同的部分技术问题呢？本文就这方面展开论述。

二、审查指南的相关规定

根据中国《专利审查指南》第二部分第四章3.2.1.1节，判断发明是否具有突出的实质性特点，建议采用所谓的“三步法”，其中的第二步为确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题。这实际涉及两方面内容：首先应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征，然后根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。从这个意义上说，发明实际解决的技术问题，是指为获得更好的技术效果而需对最接近的现有技术进行改进的技术任务。

然而，《专利审查指南》未明确规定针对发明具有多个区别特征的情况是否一定需要分别确定各自不同的部分技术问题。这也造成了审查员在审查实践中没有统一的操作标准。

与中国《专利审查指南》在创造性审查中采用的“三步法”类似，欧洲专利局《审查指南》在评价创造性时建议采用“问题—解决方案的方式（problem-and- solution approach）”，其中的第二步也需要以最接近的现有技术为基础建立一个有待解决的“客观技术问题”。具体地，欧洲专利局《审查指南》第G部分第VII章创造性第5.2节就“制定客观的技术问题”有如下描述：有时，客观的技术问题可以是多个“部分问题”的集合，其条件是：所有的区别特征组合起来无法实现共同的技术效果，相反不同组的区别特征独立地解决了不同的部分技术问题。

欧洲上诉委员会的《案例法》第一部分可专利性第四章创造性第4.3.3节还谈论了另一种需要制定部分技术问题的情形——缺乏单一性。在T 314/99的案件中，权利要求1所涉及的三个不同实施例不属于同一个总体发明构思（1973年EPC第82条）。根据G 1/91（OJ 1992253），缺乏单一性在异议（或异议诉讼）程序中不是问题。在该案件中，委员会指出，缺乏单一性导致技术问题的不同方面分别适用于三种不同实施方案；而在该权利要求所限定的不同实施方案之间出现概念不一致的情况下，这可能需要制定相应的多个部分技术问题，进而，必须分别评价各个方案的创造性。

也就是说，如果发明具有多个区别特征且审查员分别针对各组区别特征制定了不同的部分技术问题，那么表明这些区别特征无法组合起来解决相同的技术问题，实现共同的技术效果；或者这些区别特征针对的不同实施方案缺乏单一性。简言之，只有当权利要求所限定的技术方案实为多个方案的组合时，才需要分别针对各个方案制定各自的部分技术问题。在这种情况下，仍然是要评价各个（独立的）方案整体的创造性。

下面，笔者结合具体案例进行这方面的讨论。

三、案例分析

发明涉及医学图像的处理领域，具体涉及一种用于对存储的图像进行排序的装置。

权利要求1限定了如下技术方案：

1、一种用于对存储的图像进行排序的装置，包括：

(A)成像部件，其用于采集医学图像；

(B)存储部件，其用于将所述医学图像存储在堆栈中，所述堆栈具有起始部分和末端部分；

(C)分类部件，其用于利用所述医学图像的机器定义的元信息来对所述堆栈中的所述医学图像进行分类；以及

(D)接口，其用于读取经排序的堆栈，

(E)其特征在于：所述装置包括用户接口，该用户接口用于输入涉及所述医学图像的机器定义的元信息的用户元信息。

审查员引用对比文件1作为最接近的现有技术来评述发明的创造性。具体地，审查员认为对比文件1公开了一种挂片协议显示系统，其包括用于生成医疗图像的器械、用于存储该医疗图像的图像服务器以及用户工作站。据此，权利要求1与对比文件1的区别特征是：（1）权利要求1中的分类部件利用所述医学图像的机器定义的元信息来对所述堆栈中的所述医学图像进行分类（即，技术特征C）；（2）权利要求1中的存储部件使用的是具有起始部分和末端部分的堆栈，且该堆栈可以进行排序并被接口读取（即，技术特征B和D）；以及（3）权利要求1中的用户接口用于输入涉及所述医学图像的机器定义的元信息的用户元信息（即，技术特征E）。紧接着，审查员认为发明实际解决的（部分）技术问题是：（1）便于图像分类；（2）便于用户的阅读浏览；（3）实现人机交互。

下面，笔者希望通过借鉴欧洲专利审查的上述指导原则，来分析针对审查员认可的上述区别特征是否需要分别设立不同的部分技术问题。

根据发明的说明书，分类部件能够对图像进行排序从而保留临床逻辑顺序。有利的是改变所存储的图像的顺序，因为当图像被以临床逻辑顺序发送到PACS时，不需要特殊的软件来以临床逻辑顺序观察来自PACS的图像。用户接口允许用户在用户元信息中定义特定扫描对诊断学是最重要的。然后，这一用户定义的元信息涉及图像的机器定义的元信息并且将这一特定扫描定义为对诊断是最重要的。这是有利的，因为用户能够将至少一个图像组定义为比至少另一个图像组更重要，因而，打开数据的医生直接看到最重要的图像组而不是首先采集的概览图像。

也就是说，权利要求1的上述区别技术特征B-E连同技术特征A一起实现了如下目的：将具有低图像质量或者与医学诊断相关性较低的概览图像、参考图像和其他图像移动到与医学诊断相关性较高的图像之后，以便当医生打开文件时首先显示相关性高的图像。简言之，权利要求1的所有技术特征相互关联、相互作用，共同实现了对所存储图像的排序。因此，所有的区别技术特征B-E（甚至技术特征A）组合起来实现了共同的技术效果，解决了同一技术问题；而不是像审查员所认为的那样，区别特征（1）-（3）分别解决了三个不同的部分技术问题：“（1）便于图像分类”；“（2）便于用户的阅读浏览”；“（3）实现人机交互”。相应地，针对实现了共同技术效果的相互关联的区别特征（1）-（3）分别设立三个不同的部分技术问题是不合理的。相反，考虑到所有区别技术特征B-E在整个技术方案中所起的技术效果，发明实际要解决的技术问题可以是如何提高医学诊断效率。

此外，在审查意见通知书中，审查员进一步评述，各个区别特征在解决各自的部分技术问题时要么存在其他对比文件给出的启示要么属于本领域技术人员的常用技术手段。可想而知，与审查员认为的上述三个部分技术问题相比，针对“如何提高医学诊断效率”这一技术问题来整体评价包括区别特征（1）-（3）的技术方案，势必会得到截然不同的结论。

事实上，中国《专利审查指南》第二部分第四章第6.4节郑重强调“发明是否具备创造性是针对要求保护的发明而言的，因此，对发明创造性的评价应当针对权利要求限定的技术方案进行。…创造性的判断，应当针对权利要求限定的技术方案整体进行评价，即评价技术方案是否具备创造性，而不是评价某一技术特征是否具备创造性。”

具体地，不考虑区别特征在整个发明中与其他技术特征之间的相互作用，就容易将技术问题局限于区别特征本身固有的功能或效果，进而容易对发明的创造性估计偏低。例如，审查员认可的区别特征（1）为权利要求1中的分类部件（“其利用所述医学图像的机器定义的元信息来对所述堆栈中的所述医学图像进行分类”）。由于所述分类部件本身固有的功能就是图像分类，因此审查员针对该区别特征定义的第（1）部分技术问题为“便于图像分类”。这样做忽视了为什么要对堆栈中的医学图像进行分类的进一步考量。

又例如，审查员针对区别特征（3）——权利要求1中的用户接口，定义的第（3）部分技术问题为“实现人机交互”。后续，审查员针对区别特征（3）的创造性评述为：“在用户接口提供输入手段以实现人机交互是本领域技术人员的常用手段，从而具体地输入涉及所述图像的所述机器定义的元信息的用户元信息，也是本领域技术人员的常用技术手段，属于本领域的公知常识”。因而，当审查员局限于某一区别特征本身固有的功能来设立部分技术问题，并单独评价该区别特征自身是否具备创造性时，难免成为“事后诸葛亮”，同时明显背离了技术方案的整体评价原则。 

四、欧洲专利局《审查指南》中技术问题的制定示例

为了能够更好地理解如何为多个区别特征制定技术问题，笔者摘抄了欧洲专利局《审查指南》中的一个制定技术问题的示例。

权利要求1：

一种用于通过数据连接向远程客户端传送广播媒体信道的系统，所述系统包括：

(a)用于存储所述远程客户端的标识符以及到所述远程客户端的所述数据连接的可用数据速率的指示的单元，所述可用数据速率低于到所述远程客户端的所述数据连接的最大数据速率；

(b)用于基于所述数据连接的所述可用数据速率的所述指示来确定数据要被发送的速率的单元；以及

(c)用于以确定的速率向所述远程客户端传输数据的单元。

对比文件1作为最接近的现有技术，公开了一种用于通过xDSL连接向订户的机顶盒广播视频的系统。该系统包括数据库，所述数据库存储订户的计算机的标识符以及与其相关联到每个订户的计算机的数据连接的最大数据速率的指示。该系统还包括用于以所述计算机存储的最大数据速率将视频发送给订户计算机的单元。

权利要求1相对于对比文件1具有的区别特征是：

（1）存储到所述远程客户端的所述数据连接的可用数据速率的指示，所述可用数据速率低于到所述远程客户端的所述数据连接的最大数据速率。

（2）使用所述可用数据速率来确定将数据发送到所述远程客户端的速率（而不是像在对比文件1中那样以所述远程客户端存储的最大数据速率发送数据）。

从该权利要求中看不出来使用低于到远程客户端的数据连接的最大数据速率的“可用数据速率”的目的。因此，需要考虑说明书公开的相关内容。说明书解释到，提供允许客户从若干服务等级中进行选择的定价模型，每个服务等级对应于具有不同价格的可用数据速率选项。用户可以选择低于其连接可能的最大数据速率的可用数据速率，以便支付更少的费用。因此，使用低于最大数据速率的可用数据速率以连接到远程客户端实现了允许客户根据该定价模型选择数据速率服务等级的目的。这不是一个技术目的，而是一个财务、行政或商业性质的目标。

存储可用数据速率并使用它来确定数据传输速率的特征具有实现这个非技术目标的技术效果。

因此，发明实际解决的技术问题可以被定义为如何在对比文件1的系统中实现一个允许客户选择数据速率服务水平的定价模型。

创造性评价：鉴于根据定价模型选择数据速率服务等级这一任务，对于本领域技术人员显而易见的是，由订户购买的数据速率（即，权利要求1的“可用数据速率”），其只能低于或等于到订户计算机（即，权利要求1的“远程客户”）的数据连接的最大数据速率，必须为每个订户存储并由系统确定向订户发送数据的速率。因此，该权利要求不具有创造性。

这个示例说明了涉及技术和非技术特征的复杂组合的权利要求。在与对比文件1进行比较之后，详细分析发明相对于对比文件1具有贡献的技术性。分析表明：区别特征解决了一个非技术性的目标。这个非技术目标可以被纳入技术问题的制定中。 

五、总结

大部分发明建立在现有技术的基础上，要么通过增加新的特征或元件，要么通过以新颖的方式组合已知的特征或元件。因此，相对于审查员引用的最接近现有技术，发明很有可能具有一个以上的区别特征。在确定发明实际解决的技术问题时，分析两个或更多区别特征之间的相互关联以及所有这些区别特征（连同其他特征）在整个技术方案中所能达到的技术效果，才能保证技术方案的整体评价。

只有所有区别特征组合起来无法实现共同的技术效果，或者这些区别特征对应的方案缺乏单一性，才需要不同的部分技术问题。在这种情况下，仍然需要评价每个部分方案的创造性。只有所有部分方案都不具备创造性时，才能认定整个技术方案相对于现有技术不具备创造性。

本文已经发表在《专利代理》杂志2018年第3期